06 maj Umowa licencyjna na znak towarowy, wzór przemysłowy i wynalazek
Umowa licencyjna stanowi narzędzie prawne, które umożliwia korzystanie z utworów, wynalazków, znaków towarowych czy oprogramowania bez konieczności przenoszenia ich własności. Dzięki temu twórcy i właściciele praw mogą czerpać korzyści ze swojej pracy, jednocześnie zachowując nad nią kontrolę. W tym artykule omawiamy praktyczne kwestie dotyczące umowy licencyjnej na różne prawa.
Jeśli chcesz w swojej działalności gospodarczej korzystać z cudzej własności intelektualnej, potrzebujesz na to zgody uprawnionego. Na przykład wówczas, gdy:
- chcesz korzystać z cudzego logo dla oznaczania swoich towarów lub usług, czyli jako znaku towarowego,
- do prezentacji dla kontrahenta potrzebujesz cudzej grafiki, czyli utworu,
- potrzebne jest Ci cudze rozwiązanie techniczne – wynalazek, aby Twoje działania były bardziej efektywne,
- chcesz uatrakcyjnić wytwarzane przez Ciebie towary za pomocą cudzego designu, czyli wzoru przemysłowego.
Każde takie korzystanie z cudzej własności intelektualnej przynosi Ci określoną korzyść, przy czy źródłem tej korzyści są cudzy wysiłek i cudza inwestycja, stąd wymóg, aby odbywało się ono zgodnie z wolą uprawnionego.
Umowa licencyjna a umowa o przeniesienie praw autorskich
Najczęściej masz do wyboru dwie opcje1. Możesz taki przedmiot „kupić”, czyli zawrzeć umowę przeniesienia praw (patentu, praw do znaku towarowego, praw majątkowych autorskich) – lub uzyskać zgodę na korzystanie, czyli zawrzeć umowę licencji. W pierwszym przypadku zmienia się właściciel praw. Przechodzą one ze zbywcy na nabywcę. W drugim – zwiększa się liczba osób, które mogą korzystać z danego dobra.
Skonstruowanie odpowiadającej Twoim potrzebom umowy licencji nie jest zadaniem prostym. Przykładowo, trzeba pamiętać, że samo nabycie przedmiotu (egzemplarza), w którym zapisany jest utwór lub ucieleśniony jest wzór lub wynalazek, nie oznacza ani nabycia praw własności intelektualnej do dobra niematerialnego ani uzyskania licencji na korzystanie z niego. Nabycie takiego egzemplarza jest jednak często konieczne do korzystania z dobra niematerialnego w sposób zgodny z umową. Z tego względu w umowie trzeba uregulować obie te kwestie – własność egzemplarza oraz praw własności intelektualnej.
Czym jest licencja?
Licencja to upoważnienie do korzystania z danego dobra własności intelektualnej w określony sposób, określonym miejscu i przez określony czas. Zazwyczaj licencjobiorca musi uiścić, jednorazową lub okresową, ponieważ umowy licencyjne mają zasadniczo charakter odpłatny.
Licencja przypomina umowę najmu, z tą różnicą, że z przedmiotu najmu może korzystać jedynie ograniczona liczba osób, co wynika z materialnego charakteru tego przedmiotu. Licencjobiorców (niewyłącznych) zaś może być nieskończenie wielu. Tę sytuację dobrze ilustruje praktyka udzielania licencji na korzystanie ze standardowego oprogramowania komputerowego wielu użytkownikom na całym świecie2.
Umowa licencji niewyłącznej i wyłącznej
Najczęściej możemy się spotkać z licencjami wyłącznymi lub niewyłącznymi. Licencja wyłączna polega na tym, że właściciel praw upoważnia do korzystania z danego dobra określoną osobę i zobowiązuje się wobec niej, że nie udzieli licencji nikomu innemu3. Umowa licencji niewyłącznej to upoważnienie do korzystania z zastrzeżeniem, że właściciel może udzielić licencji dowolnej liczbie dowolnych osób.
Umowa licencyjna występuje tylko w prawie własności intelektualnej a jej budowa wynika z niematerialnego charakteru dóbr, których dotyczy. Dodatkowo, nieco inne reguły mają zastosowanie do umów licencji na utwory, inne – do licencji na znaki towarowe, wynalazki czy wzory (przemysłowe lub użytkowe). Wynika to z innego celu przepisów: prawo autorskie chroni twórcę, traktując go jako słabszą stronę umowy, prawo własności przemysłowej zorientowane jest na masowe – przemysłowe lub komercyjne – wykorzystanie danego dobra.
Nietrudno się w tym pogubić, dlatego poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice. Dotyczą one skutków braku zachowania wymaganej prawem formy, domniemań, udzielania dalszej licencji oraz uprawnień procesowych.
Umowa licencyjna na wzór przemysłowy i wynalazek
Umowa licencji na wynalazek, wzór przemysłowy lub użytkowy musi mieć formę pisemną, inaczej jest nieważna. Dotyczy to zarówno licencji wyłącznej i niewyłącznej.
Tu także stosujemy domniemania prawne. Ich zadaniem jest spetryfikowanie rynkowych zasad korzystania z własności przemysłowej. Są to:
- Domniemanie licencji pełnej4 – polega ono na uznaniu, że w przypadku braku ograniczenia w licencji zakresu dozwolonego korzystania z dobra, licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z niego w sposób pełny, tj. w taki sam sposób jak licencjodawca.
- Domniemanie licencji niewyłącznej – oznacza ono, że w braku zastrzeżenia wyłączności korzystania z danego dobra w licencji, uznajemy, że licencjobiorca uzyskał jedynie licencję wyłączną i musi liczyć się z tym, że inne osoby będą mogły korzystać z tego samego dobra.
Możliwość udzielenia dalszej licencji (sublicencji) musi wynikać wyraźnie z umowy. Jeżeli brak jest takiego postanowienia, licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji.
Ważnym aspektem są też uprawnienia procesowe licencjobiorcy. W przypadku wynalazków lub wzorów, jeżeli z umowy nie wynika nic innego (np. właściciel nie zastrzegł możliwości dochodzenia roszczeń wyłącznie dla siebie), licencjobiorca wyłączny może dochodzić roszczeń wobec naruszycieli na równi z właścicielem, pod warunkiem, że licencja została wpisana do rejestru.
Licencja na korzystanie ze znaku towarowego
Do umów licencji na znak towarowy zastosowanie mają te same reguły co w przypadku wynalazków i wzorów z wyjątkiem dwóch kwestii – udzielania dalszej licencji oraz uprawnień procesowych.
W przypadku utworów, wynalazków czy wzorów, udzielenie dalszej licencji uzależnione jest od zgody właściciela. W przypadku znaków towarowych, licencjobiorca może udzielić dalszej licencji w zakresie swojego uprawnienia bez zgody uprawnionego.
Jeśli chodzi o uprawnienia procesowe licencjobiorcy, to w przypadku znaków towarowych idą one dość daleko. Zasadniczo licencjobiorca (wyłączny lub niewyłączny) może wystąpić z roszczeniami za zgodą uprawnionego, o ile licencja na korzystanie ze znaku towarowego nie stanowi inaczej5.
Licencjobiorca (wyłączny lub niewyłączny) może też wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa i dochodzić odszkodowania6. Licencjobiorca wyłączny jednak może wystąpić z powództwem o naruszenie także bez zgody uprawnionego. Taka legitymacja przysługuje mu, jeżeli uprawniony przyjmuje pasywną postawę, tj. mimo wezwania, nie podejmuje ochrony swojego prawa w odpowiednim terminie.
Specyficzne reguły dotyczące utworów7
Umowa licencji wyłącznej musi mieć formę pisemną, inaczej jest nieważna. Natomiast umowa licencji niewyłącznej może zostać zawarta w dowolnej formie (np. przez email, wymianę zeskanowanych dokumentów z podpisem).
Reguły dotyczące umów licencji na utwór zawierają szereg domniemań prawnych. Skutkiem ich zastosowania jest pozostawieniem przy twórcy jak najszerszych uprawnień. Cztery najważniejsze omawiam poniżej.
Domniemanie udzielenia licencji (a nie przeniesienia praw)
Oznacza to, że w razie wątpliwości co do tego, czy zawarta została umowa przenosząca prawa autorskie czy umowa licencji. Uznajemy, że doszło do zawarcia tej drugiej, o słabszym skutku.
Dylemat taki może powstać w sytuacji, gdy umowa nie zawiera wyraźnego wskazania, że uprawniony przenosi prawa autorskie majątkowe do utworu na określoną osobę lub gdy umowa przeniesienia praw autorskich nie została zawarta w formie pisemnej. W tym drugim przypadku kwalifikacja umowy jako licencji niewyłącznej pozwala na „ratowanie” woli stron i utrwalonego sposobu postępowania.
Domniemanie licencji niewyłącznej (a nie licencji wyłącznej)
W razie wątpliwości, czy licencjobiorca udzielił licencji wyłącznej czy niewyłącznej, przyjmuje się, że udzielona została ta druga.
Problem taki może powstać, jeżeli umowa licencji nie zawiera postanowienia, z którego wynikałoby, że licencjobiorca zobowiązuje się do nieudzielania licencji osobom trzecim lub gdy w umowie zabrakło określenia, czy licencja ma charakter wyłączny czy niewyłączny.
Kwestia ta jest istotna – nie tylko wpływa na sposób korzystania z utworu przez licencjobiorcę (czy musi się liczyć z tym, że inni też korzystają z tego utworu), ale także na uprawnienia procesowe. Licencjobiorca wyłączny może dochodzić roszczeń wobec naruszyciela. Jego uprawnienie jest ograniczone do zakresu wynikającego z umowy licencji, ale do jego realizacji nie jest konieczny wpis w rejestrze (rejestr taki nie istnieje).
Domniemanie odpłatnego charakteru licencji (a nie darmowego)
Jeżeli umowa nie zawiera wyraźnego postanowienia, z którego wynika, że licencja została udzielona za darmo (pod tytułem darmowym), przyjąć należy, że licencjodawcy należy się od licencjobiorcy sprawiedliwe wynagrodzenie. W razie braku dobrowolnego uiszczenia tej opłaty, licencjodawca może dochodzić wynagrodzenia przed sądem.
Domniemanie, że umowa obejmuje wyłącznie wskazany w niej wyraźnie sposób korzystania z utworu (a nie pełny zakres)
Każda umowa z zakresu prawa autorskiego powinna wyraźnie określać pola eksploatacji (sposoby korzystania) nią objęte. Niektóre sądy uznają, że jeżeli jakiegoś pola nie obejmuje, uprawnienie to bezwzględnie zostaje przy twórcy. Inne, że w przypadku, gdy prawa majątkowe przysługują innemu podmiotowi niż twórca albo utwór ma charakter czysto komercyjny, sytuację można „uratować” za pomocą reguł wykładni umów określone w kodeksie cywilnym.
Rozwiązanie umowy licencyjnej
Umowa licencji to zgoda na czasowe korzystanie z cudzego utworu. Z założenia jest to umowa na czas określony. Jako taka nie może zostać wypowiedziana i wygasa po upływie okresu umownego. Jeżeli w umowie nie wskazano okresu licencji, wynosi on pięć lat. Strony mogą postanowić w umowie, że będzie on krótszy lub dłuższy.
Warto jednak pamiętać, że umowa licencji na korzystanie z utworu udzielona na okres dłuższy niż 5 lat przekształca się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony8. Oznacza to, że może ona zostać wypowiedziana z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w umowie lub – gdy strony tego nie uregulowały – z rocznym wyprzedzeniem, ale ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego9.
Umowa licencyjna – pomoc prawnika
Jeżeli masz wątpliwości, czy umowa, którą podpisujesz, dobrze zabezpiecza Twoje prawa albo potrzebujesz pomocy w skonstruowaniu umowy, skontaktuj się z nami. Mamy doświadczenie zarówno w licencjach dotyczących praw własności przemysłowej – znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wynalazków, jak i utworów.
- W uproszczeniu. W praktyce tych wariantów jest więcej, np. model subskrypcyjny na usługę, dzierżawa praw własności intelektualnej, użytkowanie praw własności intelektualnej. ↩︎
- Nie należy tego mylić z subskrypcją, tj. umową upoważniającą do korzystania z określonej usługi (w tym SaaS, PaaS lub IaaS), najczęściej w trybie online lub wersji aplikacyjnej (np. środowiska chmurowego do przechowywania danych). W takim przypadku użytkownik nie posiada kopii oprogramowania. Jest ono zazwyczaj zapisane na serwerze właściciela lub serwerze zewnętrznego dostawcy i jest dostępne tak długo, jak długo uiszczana jest mająca okresowy charakter opłata subskrypcyjna. Wraz z wygaśnięciem subskrypcji użytkownik traci prawo korzystania z usługi oraz wszystkie wytworzone w czasie korzystania z usługi dane. ↩︎
- Art. 67 ust. 2 pr. aut. ↩︎
- Art. 76 ust 2 pwp. ↩︎
- Art. 163 ust. 1[1] pwp. ↩︎
- Art. 163 ust. 1[2] pwp. ↩︎
- Analogicznie przedmiotów praw pokrewnych. ↩︎
- Art. 68 ust. 2 pr. aut. ↩︎
- Art. 68 ust. 1 pr. aut. ↩︎
