27 cze Jak stworzyć dobrą markę (w sensie prawnym) – cz. 2
W pierwszej części opisaliśmy jakimi kryteriami należy kierować się, żeby wybrać znak towarowy, który będzie miał większe szanse na rejestrację w urzędzie patentowym. W tym wpisie pokażemy, jak rzecznicy patentowi mogą przydać się w dalszych czynnościach, zmierzających do uzyskania najefektywniejszej ochrony prawnej znaku. Spróbujemy też wyjaśnić rolę badań znaków towarowych poprzedzających zgłoszenie.
Ustalenie potrzeb
Najważniejszą kwestią poprzedzającą proces rejestracji znaku towarowego jest ustalenie, jakie są rzeczywiste potrzeby zgłaszającego. Rozpoczynając pracę nad prawną ochroną marki musimy ustalić, w jakich krajach potrzebujemy ochrony oraz jakie towary i usługi mają być opatrywane naszym znakiem towarowym. Uprzedzając pytania – nie, nie można zarejestrować znaku „na cały świat” ani „dla wszystkich towarów i usług”. Jak łatwo się domyślić, im więcej krajów oraz im dłuższa lista towarów i usług, tym koszty ochrony będą wyższe. Co ważniejsze, wraz z rozszerzeniem zakresu ochrony rośnie też ryzyko odmowy rejestracji i sporu z innymi osobami.
Wstępna ocena oznaczenia (wstępne badanie znaku towarowego)
Statystycznie, około 20-30% zgłoszeń spotyka się z odmową rejestracji. Odmowa może być podyktowana:
- bezwzględnymi przeszkodami rejestracji, np. opisowością oznaczenia (nie można zarejestrować słowa „jabłko” dla sprzedaży jabłek);
- względnymi przeszkodami rejestracji, czyli kolizją z innymi znakami towarowymi (podstawą odrzucenia zgłoszenia może być na przykład sprzeciw spółki z Cupertino, gdy znak „jabłko” będziemy chcieli zarejestrować dla elektroniki użytkowej).
Co gorsza, nawet zarejestrowane znaki towarowe mogą być z powyższych przyczyn unieważnione. Aby zminimalizować ryzyko sprzeciwu i unieważnienia, należy przeprowadzić szczegółowe badanie znaku towarowego.
Typową usługą kancelarii patentowych jest wstępna ocena oznaczenia pod kątem ryzyka prawnego (wstępne badanie znaku towarowego lub screening znaku towarowego). W ramach takiego badania analizowane są bezwzględne przeszkody rejestracji oraz przeszukiwane są bazy danych znaków towarowych pod kątem najbardziej podobnych znaków towarowych, figurujących już w rejestrach. Poziom takiego badania jest dość uproszczony.
Dobrą strategią jest przeprowadzenie wstępnego badania całej listy znaków towarowych. Pozwoli to wskazać oznaczenia, które wydają się mniej problematyczne i oznaczenia, które wiążą się z największym ryzykiem. Rzecznik patentowy może uszeregować dostarczoną mu listę oznaczeń pod kątem szans rejestracji i dodatkowych czynników ryzyka prawnego.
Warto przy tym pamiętać, że przy olbrzymim zagęszczeniu znaków towarowych figurujących współcześnie w rejestrach, bardzo trudno jest znaleźć oznaczenie, które w ogóle nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Prawie zawsze badania znaków towarowych ujawniają jakieś wcześniejsze zgłoszenia, które wymagają interwencji.
Pełna ocena oznaczenia (pełne badanie znaku towarowego)
Bardziej rozbudowaną usługą kancelarii patentowych jest pełna ocena oznaczenia (pełne badanie znaku towarowego). Jest to badanie obejmujące szczegółową analizę marki i stanu rejestrów urzędów patentowych. Jego zwieńczeniem jest sporządzenie opinii prawnej rzecznika patentowego, która odpowiada na następujące pytania:
- Czy używanie badanego znaku narusza prawa osób trzecich?
- Jakie są szanse zarejestrowania badanego znaku towarowego?
Dodatkowo, oferowane przez nas opinie prawne z badań znaków towarowych zawierają rekomendacje co do dalszych działań oraz sugestie ewentualnej modyfikacji oznaczenia lub całej strategii rejestrowej. Wskazując możliwe problemy zawsze staramy się zaproponować ich rozwiązanie.
Zgłoszenie znaku towarowego
Zgłoszenie znaku towarowego jest najważniejszym etapem prac nad prawną ochroną marki. Jest to także podsumowanie wszystkich wcześniejszych czynności. Zarejestrowany znak towarowy, wsparty opinią prawną renomowanej kancelarii patentowej, to najefektywniejsze narzędzie ochrony prawnej marki.
Zwykle optymalna strategia ochrony oznaczenia zakłada dokonanie większej ilości zgłoszeń. Najbardziej typowym połączeniem jest równoległe zgłoszenie dwóch znaków: słownego i słowno-graficznego. Czasami do zgłoszenia przedstawiona jest większa ilość znaków. Przygotowana wcześniej opinia prawna stanowi plan dla kolejnych zgłoszeń, dokonywanych w taki sposób by minimalizować ryzyko prawne i zwiększać zakres ochrony marki.
A to i tak dopiero początek…
