05 cze Sprzedaż patentów – jak zarabiać biernie na wynalazkach?
Patent to nie tylko sposób na ochronę wynalazku przed konkurencją. Czasami firmy uzyskują patent, aby sprzedać swoją technologię innej firmie lub po prostu na niej zarabiać. Może się też zdarzyć, że posiadany patent nie przynosi oczekiwanych zysków i właściciel zastanawia się, co z nim zrobić – może go właśnie sprzedać bądź licencjonować.
Patent jest prawem, które chroni Twój wynalazek. Dzięki temu prawu możesz go sprzedać innej osobie lub firmie albo udzielić jej licencji na korzystanie z niego za opłatą[1]. Każda z tych transakcji przebiega oczywiście za określoną opłatą. W tym artykule dowiesz się, na czym polega sprzedaż patentów, jak się do tego przygotować i na co uważać.
Sprzedaż patentów czy licencja?
Główna różnica między sprzedażą a licencjonowaniem patentu polega na tym, czy oddajesz komuś prawa do swojego wynalazku na stałe, czy tylko pozwalasz mu z niego korzystać za opłatą.
Jeśli chodzi o sprzedaż patentów, pozbywasz się wówczas wszystkich praw do swojego wynalazku za ustaloną sumę. Po sprzedaży nie możesz już korzystać z tego rozwiązania. Jeśli więc sprzedasz patent firmie X, a potem będziesz chcieć sprzedawać produkty oparte na tym patencie, naruszysz prawa firmy X. Dlatego sprzedaż patentów ma sens, jeśli nie planujesz już produkować niczego, co jest nimi chronione.
Licencja działa inaczej. Pozwalasz innej firmie korzystać z Twojego patentu przez określony czas i za określoną opłatą, ale nadal pozostajesz właścicielem patentu. Możesz więc nadal produkować i sprzedawać swoje produkty chronione tym patentem.
Istnieje opcja udzielenia licencji wyłącznej – wtedy tylko jedna firma ma prawo korzystać z Twojego patentu. Nie możesz wtedy udzielić licencji nikomu innemu. Drugie rozwiązanie to licencja niewyłączna – wtedy wiele firm może korzystać z Twojego patentu. Szczegóły sprzedaży lub licencji patentu zawsze określa pisemna umowa[2].
Jaką wartość ma patent?
Wycena patentu, jako prawa niematerialnego, nie jest prosta i nie ma jednej uniwersalnej metody[3]. Cena zależy głównie od tego, ile kupujący jest gotów zapłacić lub ile Ty chcesz za niego dostać[4]. Podobnie jest z licencją – jej roczna wartość często zależy od procentu zysków, jakie licencjobiorca osiąga ze sprzedaży produktów chronionych patentem[5].
W obu przypadkach najważniejsze jest, aby obie strony zgadzały się co do wartości patentu. Wartość ta zależy też od branży i rodzaju technologii. Na przykład patenty na nowoczesne oprogramowanie są teraz bardzo popularne, chętnie kupowane i osiągają wysokie ceny. Stąd sprzedaż patentów w tej branży stała się już zwyczajną rynkową transakcją.
Aby ustalić realną wartość patentu, warto skorzystać z pomocy specjalistów od wyceny własności intelektualnej czy doradców podatkowych. Doradca podatkowy przy tego typu wycenach pomoże uwzględnić bezwzględną wartość IP podzieloną na kilka lat odpowiadających okresom amortyzacji. Zwróci także uwagę na korzyści np. ulgi podatkowe typu IP BOX. Z kolei specjaliści od wycen uwzględnią Twoją sytuację i używając różnych metod (kosztowej, dochodowej, rynkowej) wycenią Twój patent, a także przygotują raport. Taki raport uwiarygodni Twoją ofertę w oczach kupującego i pomoże w negocjacjach[6].
Możesz też negocjować cenę licencji lub sprzedaży patentu na podstawie zysków, jakie sam osiągasz z jego wykorzystania. Pamiętaj jednak, że musisz dobrze uzasadnić swoją propozycję. Ważne jest też, że ochrona patentowa trwa zazwyczaj do 20 lat od zgłoszenia i wymaga corocznych opłat, które rosną z czasem. Stąd opłaty za przedłużenie ochrony oraz okres trwania licencji także powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu ceny.
Jak przygotować się do sprzedaży lub licencjonowania patentu?
Kupujący i licencjobiorcy wiedzą, że muszą kupić patent czy prawo do korzystania z niego od prawowitego właściciela. Warto pamiętać, że istnieje domniemanie prawdziwości danych zamieszczonych w rejestrach patentów prowadzonych przez Urząd Patentowy RP.
Jeżeli jesteś więc sprzedającym patent, to przed sprzedażą powinieneś zgromadzić dokumenty z urzędu patentowego, które potwierdzą, że jesteś właścicielem patentu. Sprzedaż dla kupującego staje się ważna w momencie podpisania umowy[7], jednak wobec osób trzecich staje się wiążąca dopiero po wpisaniu zmiany właściciela do rejestru patentowego[8]. Stąd też sprawą bardzo istotną jest aktualizacja danych w rejestrach patentowych, ze względu na wspomniane domniemanie prawdziwości danych zamieszczonych w tych rejestrach. Brak aktualizacji danych rejestrowych umożliwia sprzedaż patentów dwóm różnym osobom bez ich wiedzy bądź też wpisanie do rejestru tylko jednego z uprawnionych do patentu[9].
Podobne dokumenty będą potrzebne przy udzielaniu licencji. Jeśli umowa licencyjna na to pozwala, firma, której udzielasz licencji, może udzielać dalszych licencji (sublicencji). Licencja nie musi być wpisana do rejestru patentowego, aby licencjobiorca mógł korzystać z wynalazku. W przypadku licencji wyłącznej wpis do rejestru daje jednak licencjobiorcy dodatkowe prawa – możliwość ściągania roszczeń wynikających z naruszenia patentu na równi z uprawnionym z patentu. Taka sytuacja może być szczególnie korzystna, kiedy uprawniony z patentu nie jest zainteresowany ściąganiem naruszeń.
Podczas negocjacji sprzedaży lub licencji patentów może być konieczne ujawnienie poufnych informacji. Aby się przed tym zabezpieczyć, przed rozpoczęciem poważnych rozmów podpisz z potencjalnym kupcem umowę o zachowaniu poufności (NDA)[10]. Powinna ona zawierać przede wszystkim:
- dokładne wyjaśnienie, co jest poufne,
- zasady, jak można wykorzystywać te informacje,
- konsekwencje za złamanie umowy.
Kupujących i licencjobiorców interesuje, jak długo ważny jest patent i czy jest on chroniony także w innych krajach. Często kupujący mają swoich rzeczników patentowych i doradców podatkowych od sprzedaży i licencji patentów, więc warto również poszukać takiej pomocy. Rzecznik patentowy pomoże Ci się przygotować do transakcji, zadba o Twoje interesy a także podpowie, gdzie można zamówić wycenę patentu bądź, jak określić cenę patentu samodzielnie. Sprzedaż patentów z taką pomocą jest znacznie prostsza.
Jak chroniony jest kupujący patent?
Sprzedając patent, odpowiadasz za jego wady prawne. To oznacza, że jeśli coś jest nie tak z Twoim prawem do patentu, kupujący może mieć do Ciebie roszczenia. Reguluje to Kodeks cywilny w przepisach o rękojmi[11] oraz art. 471 Kodeksu cywilnego.
Wada prawna w przypadku sprzedaży patentu występuje, gdy w ogóle nie masz prawa do patentu lub masz tylko licencję na jego użytkowanie. Dlatego kupujący tak dokładnie sprawdzają, czy sprzedający rzeczywiście jest właścicielem patentu. Jeśli zataisz informację o wadach prawnych patentu, kupującego chroni rękojmia.
Sprawa wygląda inaczej, gdy sprzedawane jest zgłoszenie patentowe – czyli prawo do uzyskania patentu na wynalazek. W takim przypadku, jeśli w momencie podpisania umowy nie istniała wada prawna, a jej powstanie wynikło później z przyczyn, na które sprzedający nie miał wpływu, to sprzedający nie ponosi za nie odpowiedzialności[12]. Ryzyko, że patent nie zostanie przyznany, jest czymś normalnym przy kupowaniu zgłoszenia patentowego.
Do przyczyn niezależnych od sprzedającego należą na przykład sytuacje, gdy po sprzedaży okaże się, że wynalazek nie jest nowy, ponieważ ktoś inny wcześniej zgłosił identyczną technologię i ma do niej równoległe prawa, albo gdy ktoś inny ujawnił ten wynalazek.
Natomiast, jeśli w momencie sprzedaży zgłoszenia patentowego wynalazek już nie spełniał warunków do uzyskania patentu, to mamy do czynienia z wadą prawną, za którą odpowiada sprzedający[13].
Odpowiadasz także, jeśli patent zostanie unieważniony później[14]. Wtedy kupujący jest uprawniony, aby żądać zwrotu pieniędzy i naprawienia szkody na zasadach ogólnych[15]. Możesz jednak odliczyć zyski, jakie kupujący osiągnął przed unieważnieniem patentu. Jeśli te zyski są wyższe od ceny zakupu, Twoja odpowiedzialność znika. Zasady rękojmi podlegają zmianie lub nawet wyłączeniu w umowie sprzedaży, dlatego warto zlecić jej przygotowanie specjaliście, który zadba o Twoje interesy[16]. Bez doświadczenia w takich transakcjach sprawy te mogą być zawiłe, dlatego ponownie pojawia się tu wartość skorzystania z pomocy rzecznika patentowego, który zabezpieczy zaawansowaną transakcję sprzedaży patentu.
Sprzedaż patentów a zapisy w umowie
Niezależnie od tego, czy sprzedajesz, czy licencjonujesz patent, umowa musi być bardzo dokładna. Warto uwzględnić w niej możliwość unieważnienia lub wygaśnięcia patentu przed upływem 20 lat. Umowa powinna określać, co się wtedy stanie – na przykład, czy licencja wygaśnie wcześniej, jakie odszkodowanie otrzyma kupujący w przypadku unieważnienia patentu i jak długo obowiązują inne ustalenia umowy.
Kluczowym elementem umowy jest cena. Trzeba dokładnie określić terminy płatności, a w przypadku licencji – sposób naliczania opłat za kolejne lata i konsekwencje braku płatności. Przy licencji ważne jest też ustalenie, czy będzie ona wyłączna, czy niewyłączna.
Często oprócz samej licencji lub sprzedaży przekazuje się dodatkowe dokumenty, na przykład dokumentację produkcyjną. Ważne jest, aby w umowie określić, w jakiej formie i kiedy te dokumenty mają zostać dostarczone. Polecamy też zapisać, co się stanie, jeśli dokumentacja nie zostanie dostarczona lub będzie niekompletna.
Umowa jest dokumentem mającym na celu określenie zasad transakcji i ceny za jej dokonanie. Dobrze przygotowana, chroni interesy obu stron. Dlatego też warto, aby tego typu umowy były przygotowywane przez specjalistów zajmujących się zawodowo własnością intelektualną. Taka współpraca pozwoli bezproblemowo przeprowadzić transakcje oraz przygotować dobrą umowę chroniącą interes klienta.
Sprzedaż patentów – podsumowanie
Podsumowując, jeśli dysponujesz technologią, która jest biznesowo przydatna, ale nie chcesz już prowadzić spółki czy korzystać z tego wynalazku, sprzedaż patentów jest świetną okazją do zarobku. Jeżeli natomiast dopuszczasz udostępnienie swojej technologii innemu uczestnikowi rynku, warto zrobić to na zasadzie licencji, dzięki której zarobisz, ale nadal pozostaniesz właścicielem patentu.
[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170. , dalej zwany PWP) art. 66, 67,
[2] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170.) art. 66 ust. 2, 67 ust. 2,
[3] https://web.archive.org/web/20241203021740/http://avonriverventures.com/how-much-can-you-sell-a-patent-for/
[4] http://www.twojeinnowacje.pl/jak-sprzedac-patent
[5] https://volante.pl/szacowanie-oplat-licencyjnych-czy-istnieja-normy/
[6] https://web.archive.org/web/20241210120040/https://sfr-slaskie.pl/jak-wycenic-prawa-wlasnosc-intelektualnej-firmy/
[7] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061, 1237, dalej zwany KC), art. 510 § 1, (zob. wyr. SA w Poznaniu z 12.3.2019 r., I ACa 1390/17, Legalis)
[8] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170.), art. 67 ust. 3,
[9] zob. wyr. NSA z 20.6.2013 r., II GSK 348/12, Legalis
[10] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-nda-co-powinna-zawierac-i-czy-warto-ja-zawrzec
[11]KC, Dział II Rękojmia za wady, w szczególności: art. 556, 5561, 5563, 557 KC
[12] Prawo własności przemysłowej. Komentarz. red. serii Osajda/red. tomu Żelechowski 2022, wyd. 2, art. 12
[13] art. 574 KC
[14] zob. Michał du Vall, Prawo patentowe, 2008, s. 288
[15] art. 291 PWP
[16] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zbycie-prawa-do-patentu-na-jakich-warunkach
