Badanie czystości patentowej – case study

14 lis Badanie czystości patentowej – case study

Badanie czystości patentowej to analiza patentowa, w której sprawdza się, czy dana technologia nie narusza cudzych praw wyłącznych. Innymi słowy, badanie czystości patentowej weryfikuje czy dany wyrób, sposób lub substancja nadają się do handlowego lub przemysłowego wykorzystania bez naruszenia cudzych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji[1]. Opinia z badania czystości patentowej zawsze ogranicza się do określonego terytorium. Co do zasady, w badaniu czystości uwzględnia się tylko prawa pozostające w mocy oraz rozpatrywane zgłoszenia.

Zakończyliśmy właśnie duży projekt związany z badaniem czystości patentowej rozwiązania z branży robotyki. Jestem dumny z efektów tej pracy, dlatego chciałbym podzielić się przyjętą przez nas metodologią. Projekt był organizacyjnie bardzo złożony – po naszej stronie zaangażowanych było 8 osób, które poświęciły na sprawę łącznie 110 godzin pracy. Wykonanie zlecenia zajęło nam 10 dni roboczych. Zidentyfikowano i opisano 82 patenty i zgłoszenia patentowe oraz około 400 wzorów przemysłowych. Elementem opinii były też wskazówki co do nazewnictwa produktu.

Badanie czystości patentowej a dotacje

Nie każde badanie czystości patentowej musi być tak obszerne. Typowe badania czystości patentowej związane z wnioskami NCBR (zwłaszcza dotyczące konkursów „Szybka Ścieżka”), wymagają tylko kilku godzin pracy. Rozwiązania, które są wówczas badane, są na tak wczesnym etapie koncepcyjnym, że dość łatwo wykluczyć naruszenie cudzych praw. W tym przypadku mieliśmy jednak do czynienia z istniejącym produktem i jednym z największych polskich przedsiębiorstw w branży, które chce zagrozić monopolowi mniejszego konkurenta, posiadającego znane w środowisku portfolio patentowe.

Badanie czystości patentowej – czynności przygotowawcze po stronie Klienta

Pierwszym etapem jest ustalenie co w istocie ma być badane. Tutaj Klient dostarczył nam idealną bazę do pracy – praktycznie gotowy opis patentowy jego rozwiązania z bardzo rozbudowanymi przykładami. To zastrzeżenia z tego opisu, rozbudowane o przykłady, były przedmiotem naszej analizy patentowej.

Kolejnym niezbędnym elementem poprzedzającym badanie czystości patentowej było wskazanie kluczowych konkurentów w branży. To zwykle z ich strony występuje największe ryzyko.

Badanie czystości patentowej – czynności wstępne po stronie kancelarii

Mając powyższe materiały mogliśmy przygotować ofertę. Przyjęliśmy rozliczenie godzinowe, jednakże w ofercie mogliśmy założyć przewidywany nakład czasu. Szacunki potwierdziły się. W ofercie ustaliliśmy, że przeprowadzone zostaną dwa rodzaje badań czystości patentowej:

1. badanie podmiotowe – ograniczone tylko do wskazanych przez Klienta podmiotów;
2. badanie przedmiotowe – nieograniczone podmiotowo.

To drugie było oczywiście dużo bardziej czasochłonne. W wielu przypadkach wystarczające jest jednak samo podmiotowe badanie czystości patentowej.

Kompletowanie zespołu do badania czystości patentowej.

Nasz zespół do realizacji projektu podzieliliśmy w następujący sposób:

• Rzecznik patentowy Bartosz Fert – koordynator projektu. To do mnie zespoły zwracały się z wątpliwościami organizacyjnymi; byłem też do dyspozycji przy wątpliwościach prawnych. Byłem też autorem ostatecznej opinii prawno-technicznej.
• Europejski rzecznik patentowy Marcin Wróblewski – ekspert. To do niego zespoły zwracały się z wątpliwościami merytorycznymi. Marcin ma też największą wiedzę w naszym zespole jeśli chodzi o procedurę przed Europejskim Urzędem Patentowym i Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
• Aleksandra Frala – wsparcie biurowe, tłumaczenia, koordynowanie pracy ewentualnych podwykonawców.

TEAM TECHNICZNY – aplikant rzecznikowski Adrian Fronk wspierany przez asystenta technicznego – to ten zespół był kluczowy w badaniach technicznych i w ocenie odnalezionych rozwiązań.

TEAM PRAWNY – aplikantka rzecznikowska Karolina Bogusz wspierana przez dwoje asystentów prawnych – ten zespół był kluczowy w badaniach znaków towarowych i wzorów (które wyjątkowo w tym projekcie miały duże znaczenie).

Obydwa zespoły miały się też wzajemnie wspierać i odciążać w razie dysproporcji zadań.

Planowany przebieg badania czystości patentowej.

Rozpisaliśmy następujący harmonogram działań:

1. Zapoznanie się z ofertą i rozwiązaniem Klienta. Kluczową sprawą było poznanie badanego produktu. Oczekiwaliśmy tego nie tylko od inżynierów, ale też od prawników. Uważam, że nie znając dobrze badanego rozwiązania nie sposób przeprowadzić dobrego badania patentowego.
2. Zapoznanie się z metodyką badania przedstawioną przez koordynatora projektu. Tutaj nie było wielu wątpliwości – jak zwykle posługujemy się metodyką opisaną przez D. Hunta, L. Nguyena i M. Rodgersa w publikacji z 2007 roku. W związku z tym, że w projekcie uczestniczyli także nowi współpracownicy, zależało mi, aby nikt nie miał wątpliwości, co jest celem naszego badania.
3. Poszukiwanie w znakach towarowych i wzorach przemysłowych – to zadanie realizował Team Prawny.
   Podmiotowe badanie czystości patentowej – to zadanie równolegle realizował Team Techniczny.
4. Przedyskutowanie wyników. Po pierwszych badaniach było miejsce na wspólne przedyskutowanie tematu. To także było miejsce, gdzie, jako koordynator, mogłem korygować ewentualne błędy w pracy zespołu i w sposobie rozumienia przez nich realizowanych zadań.
5. Ustalenie klas i słów kluczowych pod kątem przedmiotowych badań patentowych – za ten etap odpowiedzialny był cały zespół. Nieograniczanie tego etapu do zespołu technicznego było dobrym rozwiązaniem. Prawnicy zaproponowali ciekawe spojrzenie na pewne problemy.
6. Przedmiotowe badania patentowe – realizowane przez cały zespół z wiodącą rolą Teamu Technicznego.
7. Praca nad opinią prawno-techniczną – za ten etap odpowiadałem jako koordynator przy dużym wsparciu zespołu prawnego.

Rzeczywisty przebieg badania patentowego

Myślę, ze udało się zrealizować plan. Najważniejsze, że badanie zostało dostarczone Klientowi w terminie.

Początkowe prace realizowane były we współdzielonym dokumencie w chmurze. Zapobiegło to dublowaniu prac. Było to o tyle istotne, że równolegle korzystaliśmy z dwóch niezależnych narzędzi do badań. Potem, ze względu na obszerność dokumentu (ok. 50 stron opinii prawno-technicznej i 100 MB załączników) musieliśmy zrezygnować z rozwiązań współdzielonych.

Pewien zgrzyt nastąpił w związku ze zbyt dużym obciążeniem Teamu Technicznego innymi projektami. W efekcie musieliśmy zwiększyć zaangażowania zespołu prawnego także do badań patentowych. Nie był to raczej błąd w organizacji projektu. Był to raczej ogólny problem zbyt dużej ilości zleceń patentowych, z którymi musieliśmy mierzyć się w ostatnich tygodniach.

Bardzo szczelnie rozplanowany projekt napotkał też nieprzewidziany problem – moją chorobę. Tutaj widać ewidentny błąd w planowaniu. Na wszelkie nieprzewidziane wydarzenia powinniśmy byli przewidzieć dodatkowe 2–3 dni.

Sporządzenie opinii prawno-technicznej z badania czystości patentowej zajęło też stosunkowo dużo czasu. Wynikało to w pewnej mierze z faktu, że zespół techniczny nie do końca został pouczony w jakiej formie powinien dostarczać dane koordynatorowi. Jest to też element, który zostanie poprawiony w przyszłości.

Ogólnie bardzo dobrze oceniam jednak naszą pracę w ramach realizacji tego projektu. Trzymam też kciuki za Klienta. Jeśli wszystko dobrze pójdzie za rok zobaczą Państwo dużą zmianę w swoich osiedlowych sklepach.

Autor: Bartosz Fert

[1] Żurawowicz L., Badania i analizy patentowe wspomagające działalność innowacyjną przedsiębiorstw, Warszawa 2013, s. 11.