02 kwi Dowody renomy znaku towarowego
Znaki renomowane, czyli rozpoznawalne przez znaczną część odbiorców korzystają z szerszej ochrony niż inne kategorie znaków towarowych[1]. Są one chronione także w odniesieniu towarów i usług niepodobnych do tych wskazanych w zgłoszeniu[2]. Nawet przy zbieżnych towarach i usługach, renoma znaku wcześniejszego sprawia, że łatwiej jest wykazać ryzyko pomyłki wśród konsumentów, a tym samym łatwiej wygrać spór[3].
Aby ustalić istnienie renomy znaku towarowego, bierze się pod uwagę wszystkie istotne informacje[4], w tym w szczególności:
- świadomość istnienia marki;
- udział w rynku;
- intensywność używania znaku;
- geograficzny zasięg używania znaku;
- czas używania znaku;
- działania podejmowane w celu promocji znaku;
- historię ochrony prawnej znaku;
- ilość zarejestrowanych znaków towarowych;
- nagrody i certyfikaty;
- wycenę marki[5].
Renomę znaku towarowego trzeba udowodnić w każdym sporze, w którym jest ona podnoszona. Nie można poprzestać na domniemaniach czy uprawdopodobnieniu. Renoma marki nie jest też nigdy faktem powszechnie znanym, niewymagającym dowodu. Jak łatwo sobie wyobrazić, wykazanie renomy znaku w oparciu o powyższe kryteria jest dość skomplikowane i czasochłonne.
Opinia prawna dotycząca renomy znaku towarowego
Zrealizowaliśmy niedawno ciekawy projekt związany z powyższą kwestią. Wiedząc, że czeka nas kilka sporów o naruszenie znaku towarowego naszego Klienta, zdecydowaliśmy się na nietypowy zabieg. Zamiast włączyć analizę renomy w opracowanie pism procesowych, przygotowaliśmy jeden, niezależny dokument: opinię prawną dotyczącą renomy znaku towarowego. Wyłączyliśmy tym samym tę kwestię „przed nawias” strategii ochrony marki Klienta.
To rozwiązanie ma wiele zalet:
- Uniwersalność. Nie trzeba analizować renomy i zbierać dowodów przy każdym sporze. Opinia prawna może być wykorzystywane w nieograniczonej ilości przyszłych postępowań. Pozwala to oszczędzić czas, który zwykle jest podstawą wyceny usług.
- Przejrzystość. Taki dokument łatwo wykorzystuje się w sporach – użyty jako załącznik ogranicza obszerność pism procesowych.
- Brak presji czasu. W sytuacji sporu, termin na zebranie dowodów renomy jest zwykle mocno ograniczony. Opisywane rozwiązanie pozwala na spokojne zgromadzenie wszystkich niezbędnych materiałów. Jest to o tyle istotne, że zebranie dowodów renomy wymaga koordynowania pracy kilku działów przedsiębiorstwa i podmiotów zewnętrznych (na przykład pracowni sondażowych). Cenne są tu materiały pochodzące z działu marketingu i z działu prawnego. Konieczny jest udział osób odpowiedzialnych za social media. Korzystna jest także praca z osobami odpowiedzialnymi za planowanie biznesowe, PR, a nawet z bardziej doświadczonymi pracownikami produkcji. W trakcie prac nad opinią prawną, możemy spotkać się z wszystkimi tymi osobami i efektywnie koordynować ich działania.
- Większa skuteczność w szacowaniu ryzyka związanego z inicjowaniem spraw spornych. Opinia prawna może ułatwić pracę wewnętrznym prawnikom i menedżerom. Nie muszą się zastanawiać, jaki jest zakres zarejestrowanego znaku i czy korzysta on z rozszerzonej ochrony. Mogą polegać na wcześniej przygotowanym opracowaniu.
- Zwiększenie mocy dowodowej w kolejnych sprawach. Opinia w sprawie renomy marki świetnie „obrasta” w orzecznictwo. Wyroki i decyzje, w których również uznana zostanie renoma ocenianego znaku, można dołączać do opinii prawnej.
Zachęcam do wzmocnienia ochrony Państwa znaków towarowych w ten sposób.
—
[1] Pojęcie znaku renomowanego świetnie definiują: wyrok Trybunału z dnia 14 września 1999 r. General Motors Corporation przeciwko Yplon SA, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal de commerce de Tournai – Belgia, sprawa C-375/97 (CHEVY), ECLI:EU:C:1999:408 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. VI SA/Wa 2433/15.
[2] Art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.
[3] Por np. wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, sprawa C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, pkt 18.
[4] Por np. wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, sprawa C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, pkt 18, 25 i 27.
[5] Kryteria zaczerpnięte Wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw związanych ze wspólnotowymi znakami towarowymi przez UHRW (znaki towarowe i wzory), Część C — sprzeciw, Dział 5 — Znaki towarowe cieszące się renomą (art. 8 ust. 5 RWZT).
