07 lut Rejestracja znaku towarowego na oprogramowanie
Niedawny wyrok w sprawie Sky v. Skykick[1] przypomina o problemie związanym z ochroną marki – czy możliwa jest rejestracja znaku towarowego na oprogramowanie? W szczególności, czy konieczne jest wskazywanie czego dotyczyć ma dane oprogramowanie?
Gdzie leży problem
Wielu bardzo doświadczonych rzeczników patentowych zwróci uwagę, że nie powinno tu być żadnych wątpliwości. „Oprogramowanie” zostało wprost ujęte w klasie 9 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług. Według narzędzia TmClass pojęcie to zostało zaakceptowane zarówno przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej, jak i Urząd Patentowy RP.
Problem z tym, że z perspektywy biznesowej, pojęcie programu komputerowego zawiera w sobie bardzo zróżnicowaną grupę towarów. Znajdować się w niej będzie zarówno program do sterowania wysiewem zbóż w oparciu o system GPS, oprogramowanie kontrolujące chłodzenie reaktora okrętu podwodnego, jak i wszystkie kolejne części serii Warcraft.
Pytanie prejudycjalne
Sąd brytyjski[2], w omawianej wyżej sprawie Sky v. Skykick, skierował Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej cztery pytania prejudycjalne. Jedno z nich wprost dotyczy omawianej kwestii:
czy określenie takie jak „oprogramowanie komputerowe” jest zbyt ogólne i obejmuje towary, które są zbyt zróżnicowane, aby mogło ono być zgodne z funkcją znaku towarowego polegającą na wskazaniu pochodzenia w ten sposób, by określenie to było dostatecznie jasne i precyzyjne, tak aby właściwe organy i osoby trzecie mogły określić jedynie na podstawie tego określenia zakres ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego?
Zdaniem sądu brytyjskiego rejestracja znaku towarowego na oprogramowanie jest zbyt szeroka, nieuzasadniona i sprzeczna z interesem publicznym. Tak samo jak odmawia się rejestracji znaków towarowych dla „maszyn” (bez wskazania o jakie maszyny chodzi), tak z odmową powinna spotkać się próba zarejestrowania znaku dla programu komputerowego
Dyskusja nie była przy tym jedynie akademicka. Inne pytanie sądu brytyjskiego w tej sprawie dotyczyło możliwości unieważnienia takiego znaku towarowego, który zarejestrowano w sposób niejasny i nieprecyzyjny.
Rejestracja znaku towarowego dla programu komputerowego – stanowisko rzecznika generalnego
W dyskusję włączyły się kraje członkowskie. Rządy węgierski, francuski, polski i słowacki twierdzą zasadniczo, że pojęcie „oprogramowanie komputerowe” nie jest zbyt ogólne i nie obejmuje towarów, które są zbyt zróżnicowane dla potrzeb określenia towarów i usług objętych rejestracją.’ Innymi słowy, rejestracja znaku towarowego na oprogramowanie nie powinna budzić żadnych wątpliwości.
Tego stanowiska nie podzielił rzecznik generalny Trybunału Evgeni Tanchev. W swojej opinii z dnia 16 października 2019 r. wyłożył:
74. O ile w jednym znaczeniu pojęcie „oprogramowanie komputerowe” jest jasne (chodzi o kod komputerowy) o tyle jest ono bez wątpienia pozbawione precyzji w tym sensie, że obejmuje ono towary zbyt zróżnicowane w zakresie ich funkcji i dziedziny zastosowania, aby były zgodne z funkcją znaku towarowego.
(…)
76. Dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Zgadzam się bowiem z sądem odsyłającym, że rejestracja znaku towarowego dla „oprogramowania komputerowego” jest zbyt szeroka z powodów podanych przez sędziego Laddie w wyroku w sprawie Mercury przeciwko Mercury(24), które mają zastosowanie w jeszcze większym stopniu niemal ćwierć wieku po wydaniu tamtego wyroku, kiedy to oprogramowanie komputerowe jest o wiele bardziej powszechne niż w roku 1995.
77. W wyroku tym sędzia Laddie orzekł, że „strona pozwana twierdzi, iż aktualne brzmienie rejestracji powoda powoduje powstanie monopolu w zakresie znaku towarowego (i myląco podobnych znaków), gdy jest on wykorzystywany w odniesieniu do olbrzymiej i niezwykle zróżnicowanej gamy produktów, w tym produktów, w odniesieniu do których powód nie ma uzasadnionego interesu. W toku postępowania zwróciłem uwagę [powoda] na fakt, że rejestracja znaku towarowego dla »oprogramowania komputerowego« obejmuje każdy zbiór zarejestrowanych instrukcji cyfrowych używanych do kontrolowania każdego rodzaju komputera. Obejmowałaby ona nie tylko taki rodzaj produktów jak produkty powoda, lecz także oprogramowanie do gier, oprogramowanie księgowe, oprogramowanie do projektowania tabel genealogicznych, oprogramowanie wykorzystywane w medycynie diagnostycznej, oprogramowanie wykorzystywane do sterowania komputerami w satelitach oraz oprogramowanie używane w komputerach obsługujących londyńskie metro. Wydaje mi się, że w końcu zgodził się, że niektóre z nich były tak odległe od tego, co jego klient wprowadzał do obrotu i w czym miał interes, że ograniczenie zakresu rejestracji w celu wykluczenia niektórych produktów bardziej odległych od jego dziedziny działalności może być pożądane. W każdym razie, niezależnie od tego, czy argumentacja ta została przyjęta czy też nie, moim zdaniem istnieje przekonujące uzasadnienie dla przyjęcia, że rejestracja znaku towarowego po prostu dla »programowania komputerowego« jest zazwyczaj zbyt szeroka. Moim zdaniem cechą charakterystyczną oprogramowania komputerowego nie jest nośnik, na którym jest ono rejestrowane, ani fakt, że steruje ono komputerem, ani kanały sprzedażowe, przez które jest rozprowadzane, lecz funkcja, jaką dane oprogramowanie pełni w danym przypadku. Oprogramowanie, które sprawia, że komputer zachowuje się jak symulator lotów, stanowi zupełnie inny produkt niż oprogramowanie, które, powiedzmy, umożliwia komputerowi odczytywanie optycznie charakteru pisma lub projektowanie fabryki chemicznej. Moim zdaniem jest rzeczą bardzo niepożądaną, by przedsiębiorca, który jest zainteresowany jednym ograniczonym obszarem oprogramowania komputerowego, uzyskał w drodze rejestracji ustawowy monopol na czas nieokreślony obejmujący wszystkie rodzaje oprogramowania, w tym te, które są bardzo odległe od obszaru jego własnego interesu handlowego”.
78. W tym zakresie SkyKick słusznie zauważa, że w nowoczesnym społeczeństwie praktycznie nieograniczona gama „inteligentnych” towarów zawiera oprogramowanie komputerowe lub jest z nim dostarczana: konsole do gier, książki elektroniczne, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, telewizory, zegary itp. (nie mówiąc już o oprogramowaniu kontrolującym Wielki Zderzacz Hadronów). Wszystkie one zawierają oprogramowanie komputerowe, jednakże stanowią całkiem odmienne rodzaje towarów. Celem przepisów prawa unijnego dotyczącego znaków towarowych nie jest bowiem to, by przedsiębiorstwo dostarczające na rynek niewielką lodówkę uznawać za naruszające prawo do znaku towarowego ze względu na to, że dostarcza ono towary identyczne – tzn. oprogramowanie komputerowe – jak dostawca platformy handlu elektronicznego.
79. Ujmując rzecz krótko, w moim przekonaniu rejestracja znaku towarowego dla „oprogramowania komputerowego” jest nieuzasadniona i sprzeczna z interesem publicznym, ponieważ przyznaje właścicielowi znaku monopol o ogromnym zakresie, który nie jest uzasadniony żadnym słusznym interesem gospodarczym tego właściciela.
Rozstrzygnięcie Trybunału
Po opublikowaniu stanowiska rzecznika generalnego środowisko praktyków prawa znaków towarowych zamarło. Przecież od lat rejestrowaliśmy znaki na „Oprogramowanie”. Czy prawa naszych Klientów zagrożone są unieważnieniem?
Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 29 stycznia 2020 roku uspokoił zainteresowane strony. Jednoznacznie stwierdził, że brak jasności i brak precyzji nie jest podstawą unieważnienia znaku. Z tego też powodu nie odniósł się do tego, czy pojęcie oprogramowania jest wystarczająco jasne i precyzyjne.
Z jednej więc strony środowisko poczuło olbrzymią ulgę, ale z drugiej kluczowy problem wciąż nie został rozwiązany. Argumentacja przedstawiona przez Rzecznika Generalnego nie została odrzucona. Można spodziewać się, że problem zbyt szeroko rejestrowanych znaków towarowych będzie narastał.
Przewidywania i rekomendacje
Moim[3] zdaniem, jedynie kwestią czasu jest ewolucja orzecznictwa w kierunku odrzucania rejestracji znaków towarowych na oprogramowanie bez wskazania, o jakie konkretnie oprogramowanie chodzi. Dzisiaj, takie ogólne rejestracje nie są zagrożone. Myśląc jednak o przyszłości, należałoby próbować doprecyzowywać używane w wykazach towarów i usług pojęcia.
Dobrą praktyką wydaje się łączenie pojęć ogólnych z określeniami bardziej szczegółowymi, np.:
- Oprogramowanie komputerowe; Oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online;[4]
- oprogramowanie; oprogramowanie użytkowe; oprogramowanie do świadczenia usług transportowych; oprogramowanie do świadczenia usług zaopatrzenia w żywność i napoje; oprogramowanie do zarządzania logistyką dostaw; oprogramowanie dla kurierów; oprogramowanie dla kurierów rowerowych; oprogramowanie służące do otwierania zdalnych zamknięć, zwłaszcza zamknięć rowerowych;[5]
- Aplikacje mobilne; aplikacje mobilne służące pośrednictwu w sprzedaży używanych: odzieży, nakryć głowy, obuwia, toreb[6].
Wierzę, że tak przygotowane opisy towarów i usług dają najszerszą możliwą ochronę. Jednocześnie powinny one wytrzymać próbę czasu.
Ilustracja dla artykułu to fragment opublikowanego opisu
patentowego PL41786916A związanego ze świetną
grą do nauki programowania Scottie Go!. Na podstawie art. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych rysunek ten nie stanowi przedmiotu prawa
autorskiego.
[1] Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 stycznia 2020 r. Sky plc i in. przeciwko Skykick UK Limited i Skykick Inc Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division), sprawa C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45.
[2] High Court of Justice (Chancery Division).
[3] Podpisano – rzecz. pat. Bartosz Fert. Stanowisko to nie musi być podzielane przez wszystkich rzeczników patentowych naszej kancelarii.
[4] Zgłoszenie znaku towarowego EUTMA-017971997 allegro
[5] Zgłoszenie znaku towarowego Z.509406 DELIBIKE
[6] Zgłoszenie znaku towarowego EUTMA-018126446 LESS
