04 sie Europejskie zgłoszenie wydzielone – strategia biznesowa?
Celem zgłoszeń wydzielonych zwykle jest sprostanie formalnym przesłankom dotyczącym jednolitości zgłoszeń wynalazków. Zgłoszenia wydzielone często są też elementem strategii biznesowej.
Postępowanie mające prowadzić do udzielenia patentu na wynalazek obejmuje często interakcje między Zgłaszającym bądź jego pełnomocnikiem a Europejskim Urzędem Patentowym. Europejski Urząd Patentowy podczas badania zgłoszenia wynalazku ocenia go między innymi pod kątem jednolitości i zdolności patentowej.
Wydzielenie patentu oraz wymóg jednolitości
W toku postępowania Europejski Urząd Patentowy może podważyć ujęcie kilku rozwiązań w jednym zgłoszeniu. Częstym powodem dokonania europejskiego zgłoszenia wydzielonego jest więc fakt, że zgłoszenie macierzyste nie spełnia wymogów dotyczących jednolitości wynalazku, a Zgłaszający chce uzyskać patent na wszystkie rozwiązania będące przedmiotem tego zgłoszenia. Jednak Zgłaszający mogą również złożyć zgłoszenie wydzielone, jeżeli zakres uzyskanej wyłączności po interakcjach z Urzędem nie jest dla nich satysfakcjonujący.
Zgłoszenie wydzielone otrzymuje tę samą datę dokonania co zgłoszenie macierzyste i korzysta z wszelkich praw pierwszeństwa zgłoszenia macierzystego w odniesieniu do przedmiotu zawartego w zgłoszeniu wydzielonym. Należy jednak pamiętać, że warunkiem przyznania zgłoszeniu europejskiemu statusu zgłoszenia wydzielonego jest to jego zakres nie wykraczał poza treść zgłoszenia macierzystego w dacie jego dokonania.
Kiedy można ubiegać się o wydzielenie zgłoszenia?
Zgłoszenia wydzielonego można dokonać w odniesieniu do każdego oczekującego na ostateczną decyzję europejskiego zgłoszenia patentowego. Europejskie zgłoszenie uznaje się za nierozstrzygnięte do momentu, w którym informacja o udzieleniu patentu europejskiego nie zostanie opublikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym. Co więcej, zgłoszenie uznaje się za rozstrzygnięte w momencie jego odrzucenia przez Urząd bądź, jeśli zostanie wycofane przez Zgłaszającego. Jeśli zgłoszenie zostało odrzucone, wniosek o wydzielenia zgłoszenia może być nadal złożony aż do upływu terminu na złożenie odwołania w tej sprawie. Wniosek o wydzielenie może być ponadto składany niezależnie czy takie odwołanie zostało złożone przez Zgłaszającego czy też nie. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tego, kiedy europejskie zgłoszenie patentowe uznaje się za ostatecznie rozstrzygnięte znajdują się w wytycznych Europejskiego Urzędu Patentowego[1].
Zgłoszenie wydzielone w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym
Typowa procedura przyznania patentu europejskiego składa się z kilku etapów. Obejmują one między innymi weryfikację spełniania wymogów formalnych, a następnie badanie merytoryczne dokonanego zgłoszenia.
- Pierwszym etapem jest dokonanie zgłoszenia w EPO. Następnie ma miejsce wstępna weryfikacja, czy spełniono wszystkie wymogi formalne dotyczące zgłoszenia. Chodzi o sprawdzenie czy zgłoszenia dokonano prawidłowo, zgodnie ze wszystkimi wymogami.
- Następnie Europejski Urząd Patentowy przygotowuje sprawozdanie z poszukiwania i przekazuje je zgłaszającemu. Sprawozdanie ma na celu wstępne oszacowanie szans na uzyskanie patentu, w tym ocenę przesłanki nowości i poziomu wynalazczego. Zgłaszający może na tym etapie złożyć wniosek o wycofanie zgłoszenia, jeżeli uzna na podstawie sprawozdania, że szanse na obronę wynalazku są niewielkie[2].
- Niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa Europejski Urząd Patentowy publikuje zgłoszenie, a następnie prowadzi badanie merytoryczne. Może ono trwać nawet kilka lat. W praktyce to właśnie na tym etapie zachodzi wymiana serii pism wydawanych przez Urząd oraz odpowiedzi składanych przez zgłaszającego lub w jego imieniu przez pełnomocnika. Ostatecznie Urząd wydaje decyzję odmawiającą lub przyznającą patent na zgłoszone rozwiązanie.
Zgłoszenie wydzielone jak już wspomniano można złożyć w dowolnym czasie, obejmującym czas trwania etapu rozpatrywania zgłoszenia pierwotnego. Zatem zgłoszenia wydzielonego można dokonać przed udzieleniem patentu bądź odmową jego udzielenia. Treść takiego zgłoszenia jest zazwyczaj tożsama ze zgłoszeniem pierwotnym i zawiera zwykle analogiczne bądź poprawione zastrzeżenia[3]. Należy jednak mieć na uwadze, że zakres ochrony wynikający z zastrzeżeń w zgłoszeniu wydzielonym musi być inny niż w zgłoszeniu macierzystym. W innym przypadku Europejski Urząd Patentowy odmówi udzielenia patentu na zgłoszenie wydzielone.
Wydzielenie patentu jako strategia biznesowa – budowanie gąszczy patentowych
W strategii patentowej istnieje powszechnie stosowana metoda utrzymywania w niepewności konkurencji. Jest nią posiadanie w swoim portfolio wielu rozpatrywanych, wydzielonych zgłoszeń patentowych. Nawet jeśli konkurencji uda się unieważnić patent będący przedmiotem macierzystego zgłoszenia, dalej ryzyko naruszenia tego patentu nie będzie wykluczone – jego właściciel w zgłoszeniu wydzielonym może objąć zasadniczo ten sam przedmiot, o którym był objęty zgłoszeniem macierzystym.
Budowanie tak zwanych gąszczy patentowych (ang. patent thickets) jest strategią powszechnie stosowaną przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Przejawia się ona w dużej liczbie zgłaszanych wynalazków odnoszących się do jednego leku. Często są one powiązane i oparte na podobnej myśli technicznej[4]. Co więcej z jednego zgłoszenia patentowego, może powstać wiele patentów, o ile zgłaszający zdecyduje się dokonywać zgłoszeń wydzielonych.
[1] EPO Guidelines for Examination A.IV.1.1.1 – Pendency of the earlier application
[2] Jak skutecznie patentować, red. R. Parczewski, NCBiR, Warszawa 2016.
[3] Prawo własności przemysłowej Komentarz, red. M. Konrad, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, str.109
[4] Opóźnianie wejścia na rynek generycznych produktów leczniczych na tle prawa patentowego oraz prawa konkurencji, A. Jabłonowska, UOKiK, Warszawa 2015, str. 50.
