23 kwi Pojedyncze zgłoszenie PCT czy kilka zgłoszeń dokonanych w oparciu o Konwencję Paryską – co jest lepsze?
Ubieganie się o patent można porównać z maratonem. Jego start wyznacza chwila narodzin pomysłu na wynalazek w głowie twórcy. Meta to natomiast moment, w którym urząd patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu.
W przypadku starań o ochronę wyłącznie w jednym kraju sytuacja wydaje się dość klarowna. Dystans do pokonania wydaje się dość duży, jednak pomoc rzecznika patentowego z pewnością może zaowocować sukcesem. Pytanie, co w sytuacji, gdy w grę wchodzi ochrona wynalazku w wielu krajach, w tym krajach spoza Europy? Czy możliwy jest jednoczesny udział w kilku maratonach i ukończenie każdego z nich na pierwszym miejscu? Co zrobić, aby nie zakończyć jednego z biegów jak Filippides po wbiegnięciu do izby obrad na Akropolu, podczas gdy inne jeszcze trwają? Z pomocą przychodzą dwie międzynarodowe umowy. Są to: Konwencja Paryska (dalej: Konwencja) i Układ o współpracy patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty) (dalej: Układ).
Zgłoszenia patentowe na podstawie Konwencji Paryskiej
Dokonywanie zgłoszeń patentowych w oparciu o Konwencję Paryską odbywa się na zasadzie pierwszeństwa. Zasada ta bazuje na maksymie prior tempore potior iure („kto pierwszy w czasie, ten lepszy w prawie”). Zgodnie z nią, każda osoba (fizyczna albo prawna), albo jej następca prawny, która dokonała należycie zgłoszenia patentowego w jednym z krajów członkowskich Konwencji, może w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia, a więc w tzw. okresie pierwszeństwa, dokonać kolejnego zgłoszenia na ten sam wynalazek w innym kraju członkowskim[1].
Zgłoszenia w oparciu o Konwencję Paryską – zalety
- Dla oceny nowości i poziomu wynalazczego wynalazku, wszystkie zgłoszenia zastrzegające pierwszeństwo uznaje się za dokonane w tym samym dniu co pierwsze zgłoszenie. Zgłaszający może zatem publicznie ujawnić swój wynalazek nawet w dniu dokonania pierwszego zgłoszenia – bez szkody dla kolejnych zgłoszeń, jeśli te będą zastrzegać pierwszeństwo z pierwszego zgłoszenia.
- Wczesna data pierwszego zgłoszenia daje pierwszeństwo przed innymi osobami, które próbują opatentować ten sam albo podobny wynalazek w okresie pierwszeństwa w krajach innych, niż kraj pierwszego zgłoszenia. Doskonale sprawdza się tutaj maksyma „kto pierwszy w czasie, ten lepszy w prawie”.
Zgłoszenia w oparciu o Konwencję Paryską – wady
- Zgłaszający zazwyczaj musi podejmować decyzję o dokonaniu zgłoszeń zagranicznych, gdy jego wynalazek ujawniony w pierwszym zgłoszeniu nie został jeszcze przebadany przez przyjmujący go urząd patentowy.
- 12 miesięcy na wybór krajów, w których zgłaszający będzie ubiegać się o ochronę patentową. Zdarza się, że ten czas nie wystarcza na zgromadzenie odpowiednich funduszy na dokonanie zgłoszeń, oraz dalsze prowadzenie postępowań – w szczególności, gdy w grę wchodzi ochrona w wielu państwach równocześnie.
Zgłoszenia międzynarodowe PCT
Zgłoszenie międzynarodowe PCT umożliwia uzyskanie ochrony na wynalazek w krajach członkowskich należących do Układu za pomocą pojedynczego zgłoszenia. Zgłoszenie to odpowiada[2] zgłoszeniu krajowemu w każdym kraju członkowskim w nim wyznaczonym, od daty dokonania zgłoszenia międzynarodowego. Obecnie, korzystając z takiego zgłoszenia, można uzyskać ochronę na wynalazek aż w 153 krajach. Zgłoszenie międzynarodowe PCT może być pierwszym zgłoszeniem patentowym. Może być także kolejnym zgłoszeniem zastrzegającym pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek.
Procedura PCT dzieli się na dwie fazy, a mianowicie fazę międzynarodową i fazę krajową/regionalną. Faza międzynarodowa trwa zasadniczo 30 miesięcy[3] od daty dokonania zgłoszenia PCT albo od jego daty pierwszeństwa. Niektóre urzędy patentowe wydłużyły ten okres, np. Europejski Urząd Patentowy wydłużył go do 31 miesięcy[4]. Po tym okresie zgłaszający, w ramach wejścia zgłoszenia w fazy krajowe, musi dopełnić odpowiednie kroki formalne przed urzędami patentowymi, dzięki którym kontynuuje starania o ochronę swojego wynalazku.
Zgłoszenia międzynarodowe PCT – zalety
- Zgłaszający dokonuje tylko jednego zgłoszenia patentowego, na podstawie którego może starać się o ochronę w każdym z krajów członkowskich Układu.
- Wynalazek ujawniony w zgłoszeniu PCT wstępnie weryfikuje się podczas fazy międzynarodowej. Pozwala to ocenić szanse na uzyskanie ochrony patentowej przed wejściem zgłoszenia w fazy krajowe.
- Zgłaszający w trakcie fazy międzynarodowej może dokonać co najmniej dwukrotnie zmian w zastrzeżeniach patentowych. Dzięki temu zmniejsza ryzyko otrzymania decyzji odmownej na udzielenie ochrony patentowej po wejściu w fazy krajowe, przy zachowaniu możliwie szerokiego zakresu ochrony.
- Zgłaszający zyskuje minimum 18 dodatkowych miesięcy na przeprowadzenie badań marketingowych rynków zagranicznych, wybór krajów członkowskich, w których planuje ubiegać się o ochronę patentową, zgromadzenie środków finansowych do prowadzenia w tych krajach postępowań podczas faz krajowych, czy też komercjalizację wynalazku. Okres ten okazuje się często przydatny, gdy zgłaszający planuje ubiegać się o ochronę w wielu krajach członkowskich.
- Zgłoszenie międzynarodowe PCT pozwala efektywnie budować portfolio patentowe oraz nim zarządzać.
- Zgłoszenie PCT, np. w języku angielskim, może pomóc w pozyskaniu potencjalnych licencjobiorców albo partnerów biznesowych.
Zgłoszenia międzynarodowe PCT – wady
- Nie wszystkie kraje członkowskie Układu są krajami członkowskimi Związku Paryskiego – np. Argentyna albo Tajwan nimi nie są. W rezultacie uzyskanie ochrony w tych krajach z wykorzystaniem procedury PCT jest niemożliwe.
- W przypadku fazy krajowej realizowanej w małej liczbie krajów, koszty całkowite związane z postępowaniem w procedurze PCT mogą być wyższe od kosztów całkowitych ponoszonych w przypadku zgłoszeń dokonywanych w ramach Konwencji Paryskiej.
Zgłoszenie PCT, czy kilka zgłoszeń w oparciu o Konwencję Paryską – podsumowanie
Odpowiedź na tytularne pytanie nie jest odpowiedzą typu zero-jedynkowego.
W przypadku, gdy zgłaszający chce uzyskać relatywnie szybko ochronę na terenie wyłącznie dwóch krajów np. Polski i Argentyny, to dokonanie dwóch zgłoszeń na bazie przepisów Konwencji Paryskiej, może okazać się dobrym rozwiązaniem.
W przypadku jednak, gdy zgłaszający planuje ubiegać się o ochronę w wielu krajach, w tym krajach spoza Europy, jak np. Stany Zjednoczone czy Chiny, zwykle najrozsądniejszą decyzją będzie prawdopodobnie dokonanie zgłoszenia międzynarodowego PCT. Z pozoru to potencjalnie droższe zgłoszenie. W rzeczywistości pozwala jednak „kupić czas” na podjęcie kluczowych decyzji, rzutujących na późniejszej ochronie patentowej wynalazku. Ponadto, wyższe koszty związane z dokonaniem zgłoszenia PCT uwzględniają już:
- wstępne badanie wynalazku (przede wszystkim pod kątem przesłanek nowości czy poziomu wynalazczego), realizowane w trakcie fazy międzynarodowej,
- możliwość dokonywania korekty zastrzeżeń jeszcze przed wejściem zgłoszenia w fazy krajowe przed wybranymi urzędami.
Pozwala to zmniejszyć ryzyko uzyskania decyzji odmownej na udzielenie ochrony patentowej. Przy dokonywaniu zgłoszeń w ramach przepisów Konwencji Paryskiej ryzyko to pozostaje natomiast duże, a zgłaszający musi je uwzględnić w swojej strategii budowania ochrony patentowej.
Podsumowując – przy wyborze odpowiedniej strategii ochrony patentowej wynalazku kluczową rolę odgrywają przede wszystkim indywidualne potrzeby zgłaszającego. To one powinny być głównym wyznacznikiem podejmowanych decyzji.
Może Cię też zainteresować:
Opatentowanie drogi na Księżyc – czy można opatentować drogę na Księżyc?
EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY – kim jest, co robi, jak nim zostać?
EUROPEJSKI EGZAMIN KWALIFIKACYJNY – egzamin na europejskiego rzecznika patentowego
Patentowanie oprogramowania w Polsce
Rzecznik patentowy a prawo autorskie
Badanie stanu techniki dla NCBR
[3] Art. 22(1) PCT (brak międzynarodowego badania wstępnego), Art. 39(1)(a) PCT (międzynarodowe badanie wstępne wykonane na żądanie zgłaszającego)
[4] Art. 22(3) PCT, R. 159(1) EPC (brak międzynarodowego badania wstępnego) Art. 39(1)(b) PCT, R. 159(1) EPC (międzynarodowe badanie wstępne wykonane na żądanie zgłaszającego)
