Inter Mediolan – spór o znak towarowy i prawny „faul” Davida Beckhama

10 maj Inter Mediolan – spór o znak towarowy i prawny „faul” Davida Beckhama

Posted at 09:57h in Marka i logo by Bartosz Fert

Davida Beckhama nie trzeba przedstawiać nikomu. Legendarny pomocnik Realu Madryt i A.C. Milan zakończył karierę piłkarską już w 2013 r., ale nadal przyciąga uwagę mediów.

Jak dowodzi dzisiejszy wpis, przyciąga także uwagę specjalistów od prawa własności intelektualnej. Dlaczego? Opisujemy ciekawy spór o znak towarowy z udziałem słynnego piłkarza.

Rozgrzewka – powstanie sporu David Beckham kontra Inter Mediolan

W 2018 r. Beckham założył klub Inter Miami CF w ramach amerykańskiej Major League Soccer (MLS). Na drodze do legalnego używania tej nazwy stanęło jednak wcześniejsze zgłoszenie w USPTO (United States Patent and Trademark Office) oznaczenia „INTER”, dokonane przez włoski klub Inter Mediolan.

Zgłoszenia dokonano w 2014 r. z zastrzeżeniem „intent to use” – tj. ze wskazaniem zamiaru użycia znaku w przyszłości. Potencjalny konflikt znaków „INTER” i „INTER MIAMI” spowodował wniesienie przez MLS w 2019 r. sprzeciwu wobec zgłoszenia włoskiego klubu.

MLS (zarządzająca prawami własności intelektualnej klubów wchodzących do ligi) podniosła w sprzeciwie dwa kluczowe argumenty:

rejestracja znaku „INTER” będzie skutkowała wprowadzeniem odbiorców w błąd;
słowo „INTER” ma charakter opisowy i nie posiada zdolności odróżniającej.

Pierwsza połowa – ryzyko wprowadzenia w błąd w sprawie o oznaczenie „INTER”

W pierwszej kolejności USPTO rozpatrywał zarzut oparty na § 2(d) Lanham Act [1]. Dotyczy on ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Urząd odmówi rejestracji, gdy zgłoszony znak będzie konfuzyjnie podobny do wcześniejszego znaku zarejestrowanego dla identycznych bądź podobnych towarów lub usług.

W pierwszej kolejności MLS musiała jednak wykazać, że rzeczywiście jest uprawniona do wcześniejszych praw, które mogłyby stanowić podstawę sprzeciwu. Co istotne, znak „INTER” został zgłoszony na 4 lata przed powstaniem klubu Inter Miami. MLS nie mogła więc powołać się na pierwszeństwo swojego oznaczenia.

Zamiast tego argumentację oparła na wcześniejszym użyciu słowa „INTER” w nazwach innych klubów, do których MLS nie była uprawniona, m.in. „Chicago Inter Soccer Club”, „Inter Nashville F.C.” czy „Inter Atlanta FC”. Odwołała się tu do przesłanki „uzasadnionego interesu” (legitimate interest) w sprzeciwieniu się rejestracji znaku „INTER”.

Co do zasady, wcześniejsze używanie tego oznaczenia przez osoby trzecie, niezwiązane z MLS, nie może być podstawą do wniesienia sprzeciwu. Orzecznictwo Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) wskazuje jednak na przypadki, w których wcześniejsze prawa osób trzecich (np. członków jednej organizacji[2]) wystarczą do skutecznego sprzeciwienia się rejestracji znaku. Dzieje się tak właśnie z uwagi na „uzasadniony interes” wnoszącego sprzeciw w zapobiegnięciu powstania ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Rozpatrujący sprawę TTAB nie przychylił się początkowo do argumentacji MLS. Pozwolił jednak wnoszącej sprzeciw uzupełnić stanowisko i przedstawić nowe dowody na istnienie „uzasadnionego interesu”.

W uzupełnieniu sprzeciwu MLS zdecydowała się na dość odważną wykładnię tej przesłanki. Wskazała na współpracę z zespołami młodzieżowymi wśród których, rzecz jasna, znajdują się kluby używające słowa „INTER”, np. „INTERCounty Youth Soccer League”. Uzasadniony interes wnoszącej sprzeciw miał wynikać z faktu, że MLS wspiera kariery młodych graczy, którzy w przyszłości mogą grać w zespołach należących do ligi.

TTAB po raz kolejny nie zgodził się z tym stanowiskiem. W grudniu 2020 roku oddalił zarzut oparty na istnieniu ryzyka wprowadzenia w błąd. Nie miał wątpliwości, że tak ogólnie wskazany interes nie może w być podstawą do wniesienia sprzeciwu. Organ podkreślił, że czym innym są działania podejmowane na rzecz szeroko rozumianego „interesu klubu”, a czym innym „uzasadniony interes” w zapobieganiu powstania ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Druga połowa – opisowy charakter oznaczenia INTER?

Możemy pokusić się o stwierdzenie, że Inter Mediolan zakończył pierwszą połowę spotkania z Inter Miami z wynikiem 2:0. Wciąż jednak TTAB nie ocenił argumentu MLS dotyczącego opisowości oznaczenia z § 2(e) Lanham Act. W tym przypadku aktualne pozostają słowa Kazimierza Górskiego „Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”.

Beckham musi natomiast przygotować się na konsekwencje oddalenia sprzeciwu i skutecznej rejestracji znaku „INTER”. Dalsza działalność jego klubu pod pierwotną nazwą stanie wówczas pod znakiem zapytania.

Obecnie postępowanie w sprawie zostało zawieszone do 29 czerwca 2021 roku. Strony prowadzą negocjacje i dążą do zawarcia ugody.