23 mar USE IT OR LOOSE IT, FERRARI – używanie znaku towarowego
Zarejestrowanego znaku towarowego trzeba używać. Zgodnie z przepisami[1], najpóźniej używanie powinno rozpocząć się na 5 lat od daty rejestracji. Inaczej uprawniony do znaku naraża się na utratę prawa do wyłącznego korzystania z niego. Odbywa się to w drodze tzw. wygaszenia na wniosek osoby trzeciej. Łączy się także z poniesieniem kosztów postępowania w sprawie.
RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO – CO TO ZNACZY?
Używanie znaku musi być „rzeczywiste”. Oznacza to, że znak powinien być używany w taki sposób, żeby pozwalał odbiorcy odróżnić towary (czy usługi) jednego przedsiębiorcy, od tych pochodzących od konkurencji. Co do zasady więc, rzeczywiste używanie powinno odnosić się do tych określonych towarów (czy usług), np. poprzez oznaczanie opakowania produktu swoim znakiem.
Co jednak w sytuacji, gdy towar, dla którego znak został zarejestrowany nie jest już dostępny, ale świadczone są usługi posprzedażowe związane z tym towarem? Z takim pytaniem mierzyły się organy orzekające w sprawach o wygaszenie znaków należących do spółki Ferrari. Chodziło o trójwymiarowy znak przedstawiający kształt kultowego modelu Ferrari 250 GTO i logo równie znanych modeli samochodów testarossa.
SPRAWA ZNAKU TOWAROWEGO FERRARI -MODELU 250 GTO
Sprawa dotycząca wygaszenia znaku przedstawiającego model 250 GTO i zarejestrowanego m.in. dla pojazdów, toczy się przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)[1]. Zainicjowała ją spółka Ares Design tworząca unowocześnione wersje znanych modeli samochodów. Spółka ta argumentowała, że Ferrari nie używa swojego znaku od ponad 40 lat. Twierdziła też, że jego zgłoszenie do ochrony w 2007 r. stanowiło próbę zablokowania możliwości sprzedaży podobnych samochodów.
Ferrari w odpowiedzi wskazało, że kolekcjonerzy w ramach prywatnych transakcji i na aukcjach nadal nabywają modele 250 GTO. Ponadto nadal świadczone są usługi konserwacji i odnawiania tych pojazdów, jak również usługi sprzedaży ich części zamiennych.
Sprawa zakończyła się w I instancji niekorzystną decyzją Wydziału Unieważnień EUIPO. W decyzji wskazano, że nabywanie samochodów „z drugiej ręki” nie świadczy o używaniu znaku przez uprawnionego. Dodatkowo Wydział Unieważnień podkreślił, że z dokumentacji przedstawionej w sprawie wynikało, że dla usług posprzedażowych, Ferrari wcale nie używało spornego znaku. Używało raczej innych swoich oznaczeń związanych z marką Ferrari.
Od decyzji Wydziału Unieważnień Ferrari wniosło apelację. Zobaczymy więc, jak sprawa potoczy się dalej.
ZNAK FERRARI TESTAROSSA – TŁO SPRAWY
Inny spór, w którym brała udział spółka Ferrari, dotyczył wygaszenia znaku słowno-graficznego testarossa chronionego m.in. dla pojazdów[2]. Toczył się on przed sądem w Niemczech.
Ferrari sprzedawało modele testarossa w latach 1984–1991. W okresie istotnym dla sprawy Ferrari używało jednak spornego oznaczenia do identyfikacji części zamiennych tych samochodów, a także oferowało usługi ich serwisowania. Oprócz tego Ferrari SpA dokonywało, po przeprowadzeniu kontroli, odsprzedaży używanych samochodów oznaczonych znakami testarossa. W celu ustalenia, czy takie używanie można uznać za „rzeczywiste” w odniesieniu do samych pojazdów, niemiecki sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi.
ORZECZENIE TRYBUNAŁU W SPRAWIE MODELU TESTAROSSA FERRARI
W oparciu o wcześniejsze orzecznictwo Trybunał wskazał, że używanie znaku dla części zamiennych, które są integralną częścią towarów wprowadzonych wcześniej na rynek i oznaczonych kwestionowanym znakiem, może stanowić rzeczywiste używanie znaku dla tych towarów. Analogicznie w odniesieniu do usług posprzedażowych dotyczących danych towarów Trybunał wskazał, że mogą one stanowić formę używania znaku dla tychże towarów. Warunkiem jest jednak to, żeby znak był wykorzystywany do ich świadczenia.
W odniesieniu do odsprzedaży używanego towaru opatrzonego znakiem towarowym, Trybunał podkreślił, że świadczenie takiej usługi samo w sobie nie oznacza, że znak jest używany w sposób rzeczywisty. Może być jednak inaczej, jeśli właściciel znaku przy dokonywaniu odsprzedaży faktycznie używa swojego znaku w celu zagwarantowania identyfikacji pochodzenia towarów.
PODSUMOWANIE
Zmagania Ferrari z konkurentami dostarczyły nam istotnych wskazówek w odniesieniu do przesłanki „rzeczywistego używania” znaku towarowego. Dotyczą one sytuacji, gdy „rzeczywiste używanie” oceniane jest w odniesieniu do towarów wprowadzonych do obrotu w przeszłości, a nie nowych na rynku. Za takie używanie mogą zostać uznane:
- stosowanie znaku do identyfikacji części zamiennych do towarów, dla których znak jest zarejestrowany;
- odsprzedaż towarów używanych– powinna ona jednak być świadczona pod danym znakiem i przez jego właściciela , a nie w ramach transakcji odbywających się poza nim;
świadczenie usług posprzedażowych mających za przedmiot towary wcześniej wprowadzone na rynek pod danym znakiem – warunkiem jest to, żeby to te usługi świadczone były z wykorzystaniem zarejestrowanego znaku.
Przeczytaj także:
Dowody renomy znaku towarowego
“Kościuszko pod Racławicami” – dlaczego znany obraz nie może być znakiem towarowym?
Czy NETFLIX naruszył znak towarowy w BANDERSNATCH?
Czy unijny znak towarowy rzeczywiście się opłaca?
Rejestracja znaku towarowego w Chinach – jak wygląda, ile kosztuje, dlaczego warto?
[1] Decyzja Wydziału Unieważnień Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 maja 2020 r., Ares Performance AG przeciwko Ferrari S.p.A., sygn. C 30 743
[2] Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 października 2020 r., Ferrari S.p.A. przeciwko DU, Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Oberlandesgericht Düsseldorf, Sprawy połączone C-720/18 i C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854
[1] Art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej; Art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej.
