13 paź Czystość patentowa i monitoring zgłoszeń patentowych – znaczenie
Badanie czystości patentowej (ang. Freedom to Operate, FTO) to analiza mająca na celu ustalenie, czy nowy produkt, technologię lub wynalazek można legalnie wprowadzić na rynek. Legalnie, czyli bez naruszania wyłącznych praw własności intelektualnej należących do osób trzecich.
Analizę tę przeprowadza się w oparciu o zastrzeżenia patentowe, które stanowią o istocie wynalazku i wyznaczają jego zakres ochrony. Treść zastrzeżeń patentowych może ulegać zmianom, przy czym zmiany te nie mogą wykraczać poza to, co ujawniono w dacie zgłoszenia[1][2]. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby np. ograniczyć zakres ochrony w oparciu o to, co ujawniono w opisie patentowym.
Czym jest monitoring zgłoszeń patentowych?
Z tego względu istotny jest monitoring zgłoszeń patentowych. W szczególności przydatne jest monitorowanie międzynarodowych zgłoszeń PCT i europejskich zgłoszeń patentowych. Dlaczego?
To właśnie zastrzeżenia patentowe we wspomnianych zgłoszeniach mogą ulegać wielu zmianom w trakcie trwania postępowania o udzielenie patentów. Zachowanie pełnej świadomości tych zmian pozwala skutecznie minimalizować ryzyko ewentualnego naruszenia patentu, w tym poprzez wprowadzanie zmian we własnych rozwiązaniach. Poniżej prezentujemy krótki zarys procedur, aby lepiej uświadomić, jakie znaczenie praktyczne ma monitoring zgłoszeń patentowych.
Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT
Międzynarodowe zgłoszenie patentowe w trybie PCT umożliwia uzyskanie ochrony na wynalazek w krajach członkowskich należących do Układu o współpracy patentowej, dokonując zaledwie jednego zgłoszenia. Zgłoszenie to odpowiada[3] zgłoszeniu krajowemu w każdym kraju bądź regionie członkowskim w nim wyznaczonym – od daty dokonania zgłoszenia międzynarodowego.
Procedura zgłoszenia PCT dzieli się na dwie fazy:
- fazę międzynarodową,
- fazę krajową/regionalną.
Faza międzynarodowa trwa zasadniczo 30 miesięcy[4] od daty pierwszeństwa. Niektóre urzędy patentowe wydłużyły ten okres, np. Europejski Urząd Patentowy wydłużył go do 31 miesięcy[5].
Czy można wprowadzić zmiany w zastrzeżeniach patentowych? Tak – Zgłaszający w trakcie trwania fazy międzynarodowej ma dwie takie szanse. Kiedy?
- Po otrzymaniu sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania w stanie techniki i pisemnej opinii dot. zgłoszenia wynalazku przygotowanych przez Międzynarodowy Organ Poszukiwań[6], do 2 miesięcy od ich przesłania albo 16 miesięcy od daty pierwszeństwa, w zależności od tego, co upływa później[7].
- Gdy składa wniosek o przeprowadzenie międzynarodowego badania wstępnego[8]. Zgłaszający może złożyć taki wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty przesłania międzynarodowego poszukiwania w stanie techniki i pisemnej opinii dot. zgłoszenia wynalazku albo 22 miesięcy od daty pierwszeństwa, w zależności od tego co upływa później[9].
Po zakończeniu fazy międzynarodowej Zgłaszający ma możliwość dokonania kolejnych zmian zastrzeżeń patentowych już według przepisów krajowych bądź regionalnych.
Europejskie zgłoszenie patentowe
Europejskie zgłoszenie patentowe umożliwia uzyskanie ochrony na wynalazek w krajach będących stronami Konwencji o Patencie Europejskim, jak również w krajach stowarzyszonych[10],[11] (np. w Tunezji czy Kambodży).
Zgłaszającemu zgodnie z przepisami przysługuje co najmniej jedna możliwość na wprowadzenie zmian do zgłoszenia, w tym zastrzeżeń patentowych[12]. Kiedy? Przykładowo:
- w odpowiedzi na raport o stanie techniki, tzw. EESR (ang. Extended European Search Report)[13];
- w odpowiedzi na zawiadomienie o przeszkodach do udzielenia patentu[14].
Monitoring zgłoszeń patentowych w kontekście czystości patentowej – zalety
- Śledzenie portfolio IP konkurencji dające obraz strategii jej rozwoju. Zwyczajowo to bliska konkurencja podejmuje próby ochrony rozwiązań technicznych zbliżonych do rozwiązań rozwijanych/wdrażanych.
- Możliwość wykrywania zastrzeżeń patentowych mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla aktualnie opracowywanej technologii. Daje to również możliwość ograniczenia ryzyka sporu w przyszłości.
- Możliwość obserwacji zmian w zastrzeżeniach patentowych i reagowania na takie zmiany na bieżąco, poprzez odpowiednie pokierowanie rozwojem danej technologii, bez konieczności oczekiwania na udzielenie patentu (procedura udzielenia patentu trwa zazwyczaj kilka lat).
- Możliwość minimalizacji ryzyka naruszenia udzielonego patentu.
- Możliwość przygotowania uwag stron trzecich dotyczących zdolności patentowej rozwiązania zastrzeganego przez konkurencję. Uwagi takie można zgłaszać po publikacji zgłoszenia patentowego, aż do momentu udzielenia patentu. Uwagi stron trzecich składa się np. dla międzynarodowych zgłoszeń PCT czy europejskich zgłoszeń patentowych. Nie podlegają one opłatom urzędowym.
Monitoring zgłoszeń patentowych – pomoc kancelarii rzeczników patentowych
Jak widać monitoring zgłoszeń patentowych jest złożonym zagadnieniem, które wymaga biegłej znajomości procedur krajowych oraz międzynarodowych, a także umiejętności właściwej interpretacji zastrzeżeń patentowych. Takie kompetencje posiada rzecznik patentowy. W naszej kancelarii współpracujemy blisko z zespołem Klienta, dzięki czemu opisywany monitoring pozwala na świadome opracowywanie nowych technologii i obserwacji poczynań konkurencji.
[4] Art. 22(1) PCT (brak międzynarodowego badania wstępnego), Art. 39(1)(a) PCT (międzynarodowe badanie wstępne wykonane na żądanie zgłaszającego).
[5] Art. 22(3) PCT, R. 159(1) EPC (brak międzynarodowego badania wstępnego) Art. 39(1)(b) PCT, R. 159(1) EPC (międzynarodowe badanie wstępne wykonane na żądanie zgłaszającego.
[10] https://www.epo.org/about-us/foundation/extension-states.html
[11] https://www.epo.org/about-us/foundation/validation-states.html
[13] R. 70a(1), R. 70(1), R. 137(2) EPC
[14] Art. 94(3) EPC
