28 lis Naruszenie wzoru przemysłowego. Jak podejść do sporu?
Wprowadziłeś na rynek nowy produkt. Jesteś z niego dumny – pracowało nad nim kilka osób, przeprowadziliście testy, sprawdziliście zapotrzebowanie na rynku, zarejestrowaliście jego design. Spodziewasz się niezłego wyniku finansowego. I rzeczywiście – produkt sprzedaje się świetnie. Jednak po jakimś czasie sprzedaż tego produktu spada. Sprawdzasz, co się wydarzyło i odnajdujesz przyczynę – Twój konkurent wprowadził na rynek łudząco podobny produkt, a jego cena jest niższa od Twojej.
Co zrobić w takiej sytuacji? Jak możesz bronić się przed naruszeniem wzoru przemysłowego? W tym artykule odpowiadam na najczęstsze pytania dotyczące sporów o design produktów.
Na czym polega naruszenie wzoru przemysłowego?
Cudzy produkt narusza prawo do Twojego wzoru, jeżeli wywołuje identyczne ogólne wrażenie na odbiorcy jak Twój wzór. Znaczenie ma tu odbiór wzoru jako całości, a nie szczegóły. Ocena tego wrażenia dokonywana jest z perspektywy poinformowanego użytkownika, czyli osoby, która używa określonych przedmiotów i z tego względu ma orientację w ich wzornictwie.
Wzór wywołuje identyczne wrażenie, jeżeli:
- jest taki sam, jak zarejestrowany wzór, lub
- różni się od niego cechami nieistotnymi, czyli mimo różnic jest zbyt podobny do wzoru (wrażenie déjà vu).
Przy ocenie ogólnego wrażenia pod uwagę bierze się zakres swobody twórczej[1]. Im więcej swobody, tym bardziej muszą się różnić wzory, aby można było mówić o naruszeniu[2]. Zakres swobody twórczej ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku przedmiotów użytkowych. W ich przypadku wygląd poszczególnych elementów może wynikać wyłącznie z funkcji technicznej. Takie cechy nie są objęte ochroną wzoru[3].
Jeżeli natomiast możliwa jest realizacja danej funkcji technicznej za pomocą cech o różnym wyglądzie, może to świadczyć o istnieniu swobody twórczej, a cecha taka może podlegać ochronie. Bierze się tu pod uwagę wszystkie obiektywne okoliczności decydujące o wyborze cech designu, w tym ekonomiczne[4].
W celu oceny, czy jest naruszenie wzoru przemysłowego trzeba dokonać porównania Twojego wzoru i produktu konkurenta. Porównując produkt konkurenta za swoim wzorem, pamiętaj, żeby wziąć pod uwagę zakres ochrony Twojego wzoru wynikający z ilustracji pokazanych w rejestrze, a nie wygląd rzeczywistego produktu.
Im bardziej generyczna rejestracja wzoru, tym szerszy zakres ochrony. Jeżeli zgłosiłeś wzór w określonej wersji kolorystycznej, kolor będzie istotną cechą wzoru. Jeżeli zgłoszony wzór jest czarno-biały, kolor nie jest jego cechą. Nazwa produktu czy cechy brandingu niepokazane przy rejestracji nie mają wpływu na zakres ochrony wzoru. Właśnie dlatego, aby skutecznie chronić się przed naruszeniem wzoru przemysłowego pierwszym krokiem jest jego właściwa rejestracja! Samo posiadanie potwierdzenia zarejestrowania z danego urzędu nie świadczy jeszcze o tym, że ma ona przełożenie na biznes, jakiego oczekujesz.
Jak rozumieć zakres terytorialny ochrony?
Prawa własności intelektualnej, w tym prawa do zarejestrowanego wzoru, mają zakres terytorialny. Oznacza to, że są chronione na takim terytorium, dla jakiego zostały zarejestrowane.
Jeżeli jesteś właścicielem wzoru przemysłowego zarejestrowanego przed Urzędem Patentowym RP, Twój wzór chroniony jest tylko w Polsce. Możesz podjąć działania przeciwko konkurentowi, który kopiuje Twoje produkty, jeżeli produkuje je, oferuje lub sprzedaje w Polsce, a jeżeli działa za granicą – jeżeli eksportuje te produkty do Polski. Jeżeli zarejestrowałeś wzór przed EUIPO, wzór wspólnotowy jest chroniony w całej Unii Europejskiej a, być może, także w Wielkiej Brytanii[5].
Zwróć zatem uwagę, że naruszenie wzoru przemysłowego nie obejmuje całej Twojej konkurencji na całym świecie. Jeżeli chronisz swój znak w Polsce, a chiński producent stworzył coś podobnego i sprzedaje ten produkt w Niemczech, to Twoje pole manewru jest prawnie ograniczone. W takim sporze ewentualne naruszenie wzoru przemysłowego możemy rozpatrywać bardziej pod kątem kopiowania i prawa autorskiego niż naruszenia wzoru przemysłowego (co jest znacznie trudniejsze do udowodnienia). Tu ponownie kłania się nam właściwa rejestracja samego wzoru.
Czego możesz żądać od naruszyciela?
W przypadku, gdy konkurent narusza prawo do Twojego wzoru, przede wszystkim możesz zakazać mu naruszania, czyli korzystania bez Twojej zgody z Twojego wzoru. Korzystanie ze wzoru może polegać na produkowaniu, oferowaniu, sprzedaży, imporcie, eksporcie, używaniu produktu, w którym wzór jest zawarty oraz składowaniu produktów dla celów ich oferowania, sprzedaży, importu lub eksportu.
Przykładowo, jeżeli chcesz zakazać naruszycielowi używania Twojego wzoru, a jest on zawarty w produkcie podlegającym montażowi, wykonanie zakazu będzie polegało na jego zdemontowaniu. Może to być bardzo kosztowne.
Często wystąpienie z żądaniem zaniechania naruszeń jest pierwszym etapem sporu i pozwala wysondować szanse powodzenia pozwu o zapłatę odszkodowania lub bezprawnie uzyskanych korzyści. Jeżeli sąd stwierdzi naruszenie, dochodzenie zapłaty będzie łatwiejsze. Ważne, aby roszczenie zakazowe zostało sformułowane w sposób odzwierciedlający naruszenie. Jeżeli konkurent tylko oferuje i sprzedaje produkty naruszające Twój wzór, nie ma sensu, aby żądać zakazania mu wytwarzania czy importowania takich kopii. Sąd w tym zakresie oddali Twoje żądanie.
Możesz także żądać naprawienia szkody – na zasadach ogólnych lub przez zapłatę wynagrodzenia odpowiadającego opłacie licencyjnej. Najczęściej uprawnieni wybierają drugą opcję – jest ona łatwiejsza dowodowo, zwłaszcza, jeżeli licencjonują korzystanie ze swojego wzoru i mogą wykazać wartość rynkową takiej licencji.
Możesz zażądać od naruszyciela także wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, które są związane z naruszeniem praw do Twojego wzoru. Żądanie to obejmuje zarobek naruszyciela ze sprzedaży produktów naruszających Twój wzór. Warto się do tego przygotować i przed wniesieniem pozwu lub wraz z nim wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących wielkości i wartości sprzedaży w czasie objętym roszczeniem.
Co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na spór?
Spór sądowy jest kosztochłonny i trwa zazwyczaj kilka lat. Aby się do niego dobrze przygotować warto:
- Sprawdzić, czy Twój wzór nie jest podany na unieważnienie, czyli czy w dacie zgłoszenia był nowy i indywidualny w skali globalnej. Próba unieważnienia wzoru to częsta strategia naruszyciela. Koniecznie sprawdź, czy przed zgłoszeniem wzoru nie pochwaliłeś się nim na targach, konferencji, w katalogu, na blogu czy w inny sposób nie udostępniłeś go publicznie. Jeśli masz wątpliwości, warto skorzystać z usług kancelarii rzeczników patentowych, czyli profesjonalistów, którzy pomogą ocenić naruszenie oraz zbadać podatność na unieważnienie.
Ryzyko zakwestionowania Twojego wzoru musisz uwzględnić nawet, jeżeli z analizy kancelarii rzeczników patentowych będzie wynikało, że Twój wzór nie jest podatny na unieważnienie. Celem złożenia takiego bezpodstawnego wniosku o unieważnienie lub powództwa wzajemnego może być opóźnienie wydania wyroku i zagarnięcie części klientów na czas postępowania. Może być nim także osłabienie Twojej pozycji, ponieważ postępowanie unieważnieniowe wiąże się z kosztami. Jeżeli wygrasz taki spór, najczęściej możliwe będzie odzyskanie tylko ułamka poniesionych przez Ciebie kosztów. - Pomyśleć o zabezpieczeniu roszczeń na czas postępowania. Możesz z niego skorzystać, jeżeli od dowiedzenia się o naruszeniu nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Pozwoli Ci się ono ustrzec przed przejęciem klientów w czasie procesu oraz powiększaniem szkody po Twojej stronie.
- Rozważyć próbę pozasądowego rozwiązania sporu, tj. wysłania do naruszyciela wezwania do dobrowolnego zaprzestania naruszeń oraz wyjawienia informacji o skali naruszenia. Jeżeli przeciwnik się do niego dostosuje, pozwoli to zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Możesz też zaproponować naruszycielowi udzielenie licencji na korzystanie z Twojego wzoru w zamian za rozsądną opłatę licencyjną.
Dobrze jest też sprawdzić, czy naruszyciel nie jest stałym bywalcem sal sądowych. Jeśli tak, musisz liczyć się z tym, że nie pogodzi się z negatywnym rozstrzygnięciem, wniesie apelację a w kolejnym kroku także skargę kasacyjną. Kancelaria patentowa dysponuje narzędziami, które pozwalają na zweryfikowanie „kłótliwości” naruszyciela.
Naruszenie wzoru przemysłowego i pomoc kancelarii patentowej
Spory dotyczące wykorzystania cudzego wzoru wymagają doświadczenia i wiedzy. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług kancelarii rzeczników patentowych, czyli profesjonalistów, którzy pomogą obrać skuteczną strategię ochrony i przede wszystkim zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej. Jeżeli jesteś po drugiej stronie – wprowadzasz nowy produkt na rynek i obawiasz się, że możesz naruszać cudze prawa, także zasięgnij porady rzeczników patentowych. Nasi specjaliści pomogą Ci w analizie gotowości produktu do wejścia do obrotu[6]. Pozwoli Ci to uniknąć niepotrzebnego stresu w przyszłości.
[1] Zob. art. 104 ust. 2 pwp. art. 10 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002.
[2] Wyrok w sprawie T-9/07, PepsiCo, pkt 42.
[3] Wyrok Trybunału (druga izba) z 8 marca 2018 r., DOCERAM, sprawa C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172.
[4] Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z 2 marca 2023 r., PAPIERFABRIEK DOETINCHEM, sprawa C-684/21, ECLI:EU:C:2023:141.
[5] Pod warunkiem, że wzór został zgłoszony i zarejestrowany przed Brexitem, prawo do niego zostało „skolonowane” do brytyjskiego porządku prawnego a Ty opłaciłeś kolejny okres ochrony w Wielkiej Brytanii. Podobne zasady dotyczą znaków towarowych i możesz o nich przeczytać tu.
[6] Analiza FTO, freedom to operate.
