11 lip Naruszenie znaku towarowego – podwójna identyczność, podwójne podobieństwo i renoma
Jesteś właścicielem znaku towarowego i zauważyłeś, że konkurencja posługuje się podobnym lub wręcz identycznym oznaczeniem? Możliwe, że w ten sposób narusza prawa do Twojego znaku. Dowiedz się, na czym polega naruszenie znaku towarowego i jakie działania warto podjąć, aby bronić swojej marki.
Konkurent może naruszyć prawa do Twojego znaku towarowego na różne sposoby. Jednym z nich jest przypadek tzw. podwójnej identyczności. Polega on na używaniu przez konkurenta identycznego oznaczenia jak Twój, wcześniejszy znak towarowy w odniesieniu do identycznych towarów lub usług. Takie przypadki naruszeń są dość rzadkie, ponieważ łatwo je wykazać.
Przy porównaniu towarów i usług bierzemy pod uwagę ich rodzaj (kategorie) wskazane w wykazie zarejestrowanego znaku oraz te, w odniesieniu do których konkurent rzeczywiście używa bezprawnego oznaczenia. Nie porównujemy rzeczywistych cech towarów np. ich wyglądu. Dla oceny naruszenia nie ma więc znaczenia, że używasz spornego znaku na porcelanowych kubkach i filiżankach o okrągłej podstawie, podczas gdy Twój konkurent umieszcza to oznaczenie na porcelanowych kubkach i filiżankach o kwadratowej podstawie. Liczy się to, że w wykazie dla Twojego znaku znajduje się termin „kubki i filiżanki” (klasa 21) a konkurent umieszcza sporny znak na kubkach i filiżankach.
Naruszenie znaku towarowego wystąpi również wówczas, gdy konkurent użyje Twojego słownego znaku towarowego jako domeny internetowej, pod którą prowadzony jest jego sklep internetowy i gdzie oferowane są identyczne produkty.
Naruszeniem nie będzie natomiast wykorzystanie Twojego znaku towarowego w humorystycznym i niekomercyjnym przekazie[1], to jest jako joke-logo lub spoof label[2].
Podwójne podobieństwo
Drugą postacią naruszenia, trudniejszą do wykazania, jest używanie podobnego oznaczenia w odniesieniu do tego samego lub podobnego rodzaju towarów lub usług.
Dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach[3]. Przykładowo, jeżeli konkurent przejął Twój znak w całości i dodał do niego swój mało odróżniający się lub opisowy element, jego oznaczenie zostanie prawdopodobnie uznane za podobne do Twojego[4].
Przy tym podobieństwo to musi być na tyle duże, że może prowadzić do pomyłek po stronie odbiorców co do pochodzenia towarów. Są to takie sytuacje, kiedy zbieżność oznaczeń powoduje ryzyko, że klient zamiast Twojego produktu kupi produkt konkurencji sądząc, że to Ty jesteś jego producentem. Skutkiem takich pomyłek może być nie tylko spadek sprzedaży po Twojej stronie, ale także przeniesienie (niekoniecznie pochlebnych) opinii dotyczących produktu konkurenta na Twoje produkty.
Badanie podwójnego podobieństwa a naruszenie znaku towarowego
Po pierwsze, przy badaniu podobieństwa oznaczeń liczy się ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na postronnym odbiorcy. Ci zaś koncentrują się na elementach zbieżnych (a nie na różnicach[5]). Do tego nie zapamiętują szczegółów dotyczących znaków towarowych. To właśnie na podobieństwo tego ogólnego obrazu zwracamy szczególną uwagę w analizie.
Po drugie, ocena ta powinna uwzględnić także odróżniające i dominujące elementy oznaczeń[6]. Istotne jest także usytuowanie elementów (zarówno zbieżnych jak i odróżniających), ponieważ konsument zwraca większą uwagę na początek znaku niż na jego zakończenie[7].
Po trzecie, przy ocenie podobieństwa znaków zazwyczaj kluczową rolę odgrywa ich warstwa słowna. Do uniknięcia odpowiedzialności nie jest więc wystarczające użycie innej grafiki. Znaki porównuje się na trzech płaszczyznach – wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Stwierdzenie podobieństwa na jednej z płaszczyzn jest wystarczające do uznania znaków za podobne.
Także przy porównaniu towarów i usług bierzemy pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, w tym krąg odbiorców i poziom uwagi, kanały dystrybucji, komplementarny charakter towarów i usług, cel, naturę, sposób używania, przeznaczenie czy konkurencyjny charakter towarów i usług. Dopiero uwzględnienie tych wszystkich czynników daje odpowiedź na pytanie, czy użycie podobnego oznaczenia przez Twojego konkurenta to naruszenie znaku towarowego. Jeżeli masz wątpliwości, warto zwrócić się do kancelarii rzeczników patentowych, którzy przygotują dla Ciebie analizę naruszenia i wskażą strategię działania. Analiza ta pozwoli Ci uniknąć kosztów związanych z bezzasadnym wdaniem się w spór.
Żerowanie na renomie znaku
Trzecia postać naruszenia dotyczy wykorzystywania skojarzeń ze znakiem renomowanym, czyli znakiem znanym istotnej części odbiorców. Jeżeli Twój znak jest renomowany, podlega on szerszej ochronie. Jest chroniony także w odniesieniu do towarów lub usług, które nie zostały ujęte w jego wykazie[8].
Podstawową kwestią, którą trzeba wykazać w przypadku sporu jest renoma Twojego znaku w chwili naruszenia. O tym, jakimi dowodami powinieneś dysponować, pisaliśmy już we wpisie Dowody renomy znaku towarowego. Jeśli działasz w branży internetowej i jesteś influencerem, zajrzyj do artykułu dotyczącego nowych sposobów wykazywania renomy. Warto także przed wdaniem się w spór uzyskać opinię prawną rzeczników patentowych dotyczącą renomy znaku towarowego. Pozwoli to na:
- ocenę materiałów, którymi dysponujesz bez presji czasu,
- uzupełnienie ich na potrzeby sporu,
- ocenę szansy powodzenia w sporze.
Poza renomą będziesz musiał udowodnić także, że konkurent korzystający z identycznego lub podobnego do Twojego znaku „żeruje” na tej renomie, to znaczy osiąga w ten sposób nienależną korzyść lub że jego działanie jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy Twojego znaku. Szkodliwość ta może mieć miejsce wtedy, gdy towary konkurenta są gorszej jakości niż Twoje. Nienależna korzyść to przejęcie pozytywnych skojarzeń z Twoją marką. Dzięki temu Twój konkurent może zaoszczędzić środki, które musiałby ponieść na działania marketingowe lub promocyjne, aby wytworzyć pozytywny wizerunek swoich towarów lub usług.
Co dalej?
W przypadku naruszenia prawa do Twojego znaku towarowego przez konkurenta możesz od niego zażądać:
- Zaniechania naruszeń – jeżeli konkurent sprzedaje swoje towary z Twoim znakiem, spełnienie Twojego żądania powinno doprowadzić do zaprzestania takiej sprzedaży. Jeżeli konkurent umieścił Twój znak na swoich ulotkach lub materiałach reklamowych, powinien te materiały usunąć.
- Zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści – jeżeli konkurent sprzedał swoje towary z Twoim znakiem, powinien zwrócić Ci taki zysk.
- Naprawienia szkody na zasadach ogólnych lub w zryczałtowanej wysokości (jednokrotność właściwego wynagrodzenia) – jeżeli konkurent korzysta z Twojego znaku bez licencji, powinien uiścić na Twoją rzecz kwotę odpowiadającą wysokości opłaty licencyjnej. Jeżeli wskutek jego działań spadła Ci sprzedaż, powinien zapłacić kwotę odpowiadającą temu spadkowi.
- Opublikowania oświadczenia np. przeprosin lub sprostowania.
Jeżeli naruszenie znaku towarowego polega na umieszczeniu go w domenie internetowej konkurenta, możesz „odebrać” mu taką domenę. Prawomocne orzeczenie sądu polubownego (np. Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT) lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez abonenta domeny praw osoby trzeciej (w tym prawa ochronnego na znak towarowy) stanowi podstawę do rozwiązania przez NASK umowy z tym abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
Naruszenie znaku towarowego i pomoc kancelarii patentowej
Spory dotyczące naruszenia znaku towarowego wymagają doświadczenia i wiedzy. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług kancelarii rzeczników patentowych, czyli profesjonalistów, którzy pomogą obrać skuteczną strategię ochrony i przede wszystkim pomogą Ci w zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej.
[1] E. Traple, Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego, s. 555–578.
[2] K. Mróz, Spoof Label, czyli kilka słów o granicach legalnej parodii, Palestra 2017/9, https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/9-2017/artykul/spoof-label-czyli-kilka-slow-o-granicach-legalnej-parodii.
[3] Por. np. wyrok Sądu pierwszej instancji (pierwsza izba) z dnia 20 listopada 2007 r. Castellani SpA przeciwko UHRW,
sprawa T-149/06, ECLI:EU:T:2007:350, pkt 50
[4] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2018 roku, II GSK 3901/16.
[5] Tak: wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport w sprawie C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, pkt 23.; wyrok NSA z dnia 08 listopada 2002 r., sygn.. akt II SA 4031/01.
[6] Tak Trybunał w wyroku z 11 listopada 1997 r. SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, w sprawie C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, pkt 23.
[7] Tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z 12 lutego 2014 r., VI SA/Wa 1584/13. Podobnie wyrok Sądu (druga izba) z dnia 23 października 2017 r., Tetra Pharm (1997) Ltd przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
sprawa T-441/16, ECLI:EU:T:2017:747.
[8] Art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.
