Przeszkody rejestracji znaku towarowego – o czym pamiętać?

07 lip Przeszkody rejestracji znaku towarowego – o czym pamiętać?

Rejestracja znaku towarowego to kluczowy element strategii tworzenia marki. Z tego artykułu dowiesz się, jakie warunki musi spełnić Twój znak towarowy, by urząd udzielił na niego prawa ochronnego i na co zwrócić uwagę na etapie tworzenia nowej marki, by uniknąć problemów.

Nie każde oznaczenie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy. Po otrzymaniu zgłoszenia znaku towarowego odpowiedni urząd ds. własności intelektualnej każdorazowo bada, czy znak spełnia określone warunki, m.in. czy nie występują przeszkody rejestracji znaku towarowego. Dzielą się one na bezwzględne i względne.

Jakie są bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego?

Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego to przeszkody, które wynikają z cech samego oznaczenia zgłoszonego do ochrony¹. Urząd nie udzieli ochrony m.in. na oznaczenia²:

• nie mogące być znakiem towarowym (np. elementy skrajnie proste lub skrajnie rozbudowane);
• nie nadające się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, czyli opisowe, np. znak towarowy „jabłko” dla sprzedaży jabłek;
• składające się wyłącznie z elementów wskazujących na rodzaj towaru, jego cech, jakości, pochodzenia, sposobu wytwarzania itp.;
• składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, np. „krówki” dla słodyczy;
• zgłoszone w złej wierze, np. zgłoszenie znaku innego podmiotu, by zablokować jego działalność lub żądać od niego opłat licencyjnych, tzw. trademark trolling;
• sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, np. oznaczenia wulgarne;
• zawierające symbole o wysokiej wartości symbolicznej, np. religijnej, patriotycznej lub kulturowej;
• zawierające symbole państw i organizacji międzynarodowych, takie jak godła, herby, flagi, ordery, odznaki.

Jakie są najczęstsze przypadki bezwzględnych przeszkód rejestracji?

Niektóre z wymienionych przeszkód są specyficzne i znajdują zastosowanie w dość wąskiej kategorii spraw. Najczęstszymi przypadkami znaków nienadających się do rejestracji są znaki opisowe i zgłoszone w złej wierze.

Urząd w ramach postępowania bada zgłoszony znak pod kątem przeszkód rejestracji, choć nie wszystkie jest w stanie zidentyfikować bez aktywności innych podmiotów. Osoby trzecie mogą przesłać do urzędu uwagi na piśmie, zwracając uwagę na wystąpienie którejś z bezwzględnych przeszkód rejestracji. Urząd wyznacza zgłaszającemu termin na udzielenie odpowiedzi, po czym ocenia przedstawione twierdzenia i dowody.

Przykładowo, o ile nie zostaną przedstawione dowody na zgłoszenie w złej wierze, urząd nie będzie w stanie stwierdzić, że taka sytuacja ma miejsce. Wówczas inny podmiot, np. Twój konkurent, może zarzucić Ci zgłoszenie w złej wierze, wysyłając do urzędu pisemne uwagi zawierające argumentację i dowody na poparcie swojej tezy. W ten sposób może doprowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego – jak się bronić?

W toku postępowania, jeśli urząd uzna, że istnieją przeszkody rejestracji znaku, wyznaczy zgłaszającemu termin na zajęcie stanowiska, by ten mógł podjąć obronę swojego zgłoszenia. Należy w takiej sytuacji przedstawić argumentację i dowody świadczące o tym, że znak może zostać zarejestrowany.

W zależności od rodzaju znaku towarowego, mogą wystąpić różne przeszkody bezwzględne. Przykładowo, w przypadku rejestracji samego koloru jako znaku towarowego. Urząd w zasadzie zawsze uzna, że znak taki pozbawiony jest zdolności odróżniającej. Wówczas zgłaszający musi dowieść, że używany przez niego kolor nabrał tzw. wtórnej zdolności odróżniającej na skutek używania w obrocie, co oznacza, że odbiorcy zaczęli kojarzyć dany odcień z konkretną marką.

Jakie są względne przeszkody rejestracji znaku towarowego?

Przeszkody względne wynikają z wcześniejszych praw osób trzecich, które są kolizyjne względem zgłoszonego znaku. Zostały wymienione w art. 132¹ pwp i art. 8 rozporządzenia 2017/1001.

Dotyczą one przede wszystkim zgłoszonych wcześniej znaków towarowych innych podmiotów, ale też praw wcześniejszych osobistych lub majątkowych osób trzecich³ (np. praw autorskich do grafiki), oznaczeń geograficznych lub nazw pochodzenia⁴.

Najczęściej występujące względne przeszkody rejestracji znaku mają miejsce, gdy istnieje wcześniejszy znak towarowy:

• identyczny do zgłoszonego znaku, obejmujący identyczne towary lub usługi, tzw. podwójna identyczność;
• identyczny lub podobny do zgłoszonego znaku, obejmujący identyczne lub podobne towary lub usługi, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (ryzyko konfuzji);
• identyczny lub podobny, który jest renomowany, a używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W wielu jurysdykcjach na świecie, w tym na gruncie przepisów dotyczących znaków towarowych zgłaszanych w polskim Urzędzie Patentowym RP i unijnym EUIPO, względnych przeszkód rejestracji urząd nie bada z własnej inicjatywy.

Zainteresowany podmiot musi wnieść sprzeciw, w którym uzasadni, dlaczego na zgłoszony znak jego przeciwnika nie może zostać udzielone prawo ochronne. Oznacza to, że dla zablokowania zgłoszonego znaku konieczne są dwa elementy: zaistnienie względnej przeszkody rejestracji i odpowiednie działanie uprawnionego podmiotu, czyli sprzeciw.

Przeszkody rejestracji istnieją także po rejestracji znaku towarowego

Chociaż zarówno bezwzględne, jak i względne przeszkody rejestracji są badane przez urząd w toku postępowania zgłoszeniowego, nie znikają one w momencie rejestracji. Istnieją także po udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Przez co mogą stanowić uśpione ryzyko dla ochrony marki, które może zmaterializować się w każdej chwili i spowodować problemy finansowe, organizacyjne, prawne i wizerunkowe.

Dlatego przed rejestracją warto zlecić badanie znaku towarowego. Po to, by uniknąć ryzyka albo móc je ocenić i podjąć decyzję o wyborze marki w sposób świadomy.

Nawet, jeśli żaden podmiot nie wniesie sprzeciwu lub uwag do zgłoszonego znaku, zarejestrowany znak towarowy może zostać unieważniony. I to nawet po upływie kilku lat od dnia rejestracji.

Możliwość unieważnienia znaku na podstawie przeszkód względnych jest ograniczona – urząd nie unieważni znaku towarowego, jeśli uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego wyraził wcześniej zgodę na rejestrację, przegrał prawomocnie sprzeciw oparty na tych samych podstawach albo nie sprzeciwiał się używaniu zarejestrowanego znaku przeciwnika przez okres pięciu lat, będąc świadomym jego używania.

Względne przeszkody rejestracji a ryzyko sporu o naruszenie

Podmiot, który nie analizuje swojego oznaczenia w kontekście przeszkód rejestracji, podejmuje duże ryzyko. W przypadku przeszkód względnych często ryzykuje podwójnie.

Po pierwsze, że nie będzie mógł zarejestrować swojego znaku. Po drugie, że po jakimś czasie, gdy rozwinie swoją markę, okaże się, że narusza czyjeś wcześniejsze prawa. Wtedy będzie musiał liczyć się z ryzykiem sporu o naruszenie przed sądem, wysokimi kosztami i koniecznością budowania nowej marki od zera.

Przeszkody rejestracji znaku towarowego – wsparcie profesjonalisty

Przezorność w budowaniu portfolio znaków towarowych pozwala zminimalizować ryzyko problemów w przyszłości. Znaki towarowe są niesłychanie istotne w funkcjonowaniu przedsiębiorców na rynku. Zbadanie swojej marki w kontekście bezwzględnych i względnych przeszkód rejestracji pozwoli zminimalizować ryzyko, oszczędzić nerwy i pieniądze.

Zastanawiasz się, czy Twoja marka może być chroniona znakiem towarowym? Potrzebujesz profesjonalnego badania znaku towarowego? Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154, str. 1 z późn. zm.). ↩︎
2. Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, na gruncie polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej wymienione są w art. 1291, a w przypadku znaków unijnych, zgłaszanych w EUIPO, w art. 7 rozporządzenia 2017/1001. ↩︎
3. Art. 132¹ ust. 1 pkt 1 pwp. ↩︎
4. Art. 132¹ ust. 1 pkt 6 pwp. ↩︎