12 sty Rejestracja to nie wszystko – jak używać znaku towarowego, aby zapewnić sobie skuteczną ochronę?
Jak używać znaku towarowego, aby spełniał on swoją funkcję? Dla wielu osób zainteresowanych tego typu ochroną najważniejszym etapem będzie stworzenie oznaczenia. Kolejną ważną kwestią będzie opracowanie wykazu towarów i usług, który jak najpełniej obejmie prowadzoną działalność.
Następnie czeka nas przygotowanie zgłoszenia i wniesienie opłaty. Później pozostaje pomyślna rejestracja znaku towarowego… i możemy być spokojni przez 10 lat trwania ochrony. Czy faktycznie tak jest? Nie do końca!
Używanie znaku towarowego a wygaszenie znaku towarowego
Dla utrzymania ochrony znaku towarowego bardzo ważne jest jego używanie. Nieużywany znak towarowy można bowiem podważyć, wnosząc o jego wygaszenie. Taka procedura stanowi swego rodzaju barierę przed „pustymi” zgłoszeniami. Takie zgłoszenia blokują dane oznaczenia znaków towarowych, a jednocześnie nie stoi za nimi rzeczywista intencja ich używania.
Uprawniony nie musi używać znaku już w momencie zgłoszenia, ani przez kolejne pięć lat po dacie rejestracji. Po upływie pięcioletniego terminu znak jednak staje się podatny na wygaszenie, jeśli tego używania brakuje. Zainteresowani używaniem podobnego oznaczenia mogą złożyć w urzędzie rejestracji wniosek o wygaszenie znaku towarowego. Zasada ta obowiązuje zarówno w prawie polskim jak i unijnym[1].
Jak wykazać używanie znaku towarowego – rzeczywiste używanie znaku towarowego
Czy w sytuacji złożenia wniosku o wygaszenie wystarczy wykazanie, że znak towarowy umieszczono na prowadzonej przez uprawnionego stronie internetowej? Czy dla wykazania używania może posłużyć fakt, że nanosimy znak na opakowania naszych towarów? Na te pytania można odpowiedzieć po przeanalizowaniu kryteriów tzw. rzeczywistego używania znaku towarowego.
Używanie rzeczywiste to takie, które nie ma jedynie symbolicznego charakteru. Jeśli uprawniony używa znaku tylko w celu zachowania ochrony, takie używanie nie spełni tej przesłanki. W używaniu rzeczywistym chodzi o takie działanie uprawnionego, które faktycznie komunikuje konsumentowi, że dane produkty czy usługi mają określone pochodzenie[2].
Rzeczywiste używanie znaku towarowego według TSUE i EUIPO
Pomocne wskazówki odnośnie rzeczywistego używania znaku można znaleźć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Wytycznych EUIPO dot. znaków towarowych[3]. Można je podsumować następująco:
- znaku towarowego powinno się używać „na zewnątrz” (na określonym rynku), nie tylko na potrzeby wewnętrzne;
- używanie powinno dotyczyć towarów lub usług, dla których znak jest przeznaczony;
- znaku powinno się używać dla towarów i usług, które już są w obrocie oraz tych, które dopiero zostaną do niego wprowadzone (w tym przypadku istotne jest podejmowanie działań celem przedstawienia ich klientom, na przykład za pomocą reklamy);
- znak towarowy powinien być używany na konkretnym terytorium – może to być kraj, jego część bądź nawet jedno miasto;
- zakres używania znaku ocenia się, biorąc pod uwagę częstotliwość i ciągłość używania oraz wielkość sprzedaży, a oceniając te kryteria, trzeba wziąć pod uwagę rodzaj towarów – oczywistym jest, że towary luksusowe sprzedają się rzadziej niż towary pierwszej potrzeby;
- znaku powinno się używać w takiej formie, w jakiej został zarejestrowany lub w formie nieznacznie zmodyfikowanej.
Używanie rzeczywiste – co świadczy o jego braku?
Działania świadczące o tym, że nie mamy do czynienia z używaniem rzeczywistym, to między innymi:
- wielkość sprzedaży w skali 15 000 butelek wody na terenie Unii Europejskiej – jest to przykład używania na zbyt małą skalę[4];
- dystrybucja jedynie bezpłatnych próbek towarów[5];
- dodanie do znaku dodatkowych, charakterystycznych elementów, które istotnie go zmieniają[6].
Uprawniony może mieć jednak uzasadnioną przyczynę nieużywania oznaczenia. Taka przyczyna:
- nie zależy od woli uprawnionego;
- pozostaje w bezpośrednim związku ze znakiem towarowym;
- powoduje, że używanie znaku jest niemożliwe lub pozbawione sensu.
Przykładem takiej sytuacji jest oczekiwanie na zakończenie procedury administracyjnej, od której uzależnione jest używanie znaku[7]. Ma to miejsce np. w sytuacji oczekiwania na pozwolenie do wprowadzenia do obrotu oferowanego towaru, na przykład leku.
Rozsądne przygotowanie zgłoszenia znaku towarowego to podstawa
Podsumowując, należy pamiętać, żeby rozsądnie podejść do przygotowania zgłoszenia znaku towarowego. W momencie przygotowywania wykazu towarów i usług możemy chcieć zawrzeć w nim jak najwięcej pozycji, żeby zagwarantować sobie jak najszerszą ochronę. O ile jest to zrozumiała intencja, to należy pamiętać, że mamy pięć lat na rozpoczęcie używania znaku. Jeśli nie planujemy używać oznaczenia dla części towarów i usług zawartych w wykazie i nie rozpoczniemy tego używania w ciągu pięciu lat od dnia rejestracji, istnieje ryzyko, że ktoś będzie próbował doprowadzić do wygaszenia naszego znaku w tym zakresie.
Mogą Cię zainteresować:
Renoma znaku towarowego – przesłanka rozszerzonej ochrony
Inter Mediolan – spór o znak towarowy i prawny „faul” Davida Beckhama
Błędy w zgłoszeniach znaków towarowych – sprawa Biedronki
Czy znak towarowy może być utworem? Ochrona prawnoautorska oznaczeń
[1] Art. 169 ust. 1 p. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, art. 58 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.
[2] Wyrok Trybunału z dnia 11 marca 2003 r. Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV., Sprawa C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, p. 36.
[3] https://guidelines.euipo.europa.eu/1923135/1978623/wytyczne-dot–znakow-towarowych/2-1-rzeczywiste-u%C5%BCywanie-%E2%80%93-zasady-trybuna%C5%82u-sprawiedliwo%C5%9Bci
[4] Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 18 marca 2015 r., Naazneen Investments Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), T‑250/13, ECLI:EU:T:2015:160, p. 34-35.
[5] Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej z 27 lutego 2009, R 249/2008-4.
[6] Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej z 23 kwietnia 2001, R 89/2000-1.
[7] Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 czerwca 2007 r., Armin Häupl przeciwko Lidl Stiftung & Co. KG., C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340, p. 52.
