08 kwi Ugoda w postępowaniu sprzeciwowym
Procedury zgłoszeniowe znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) są podobne. W obu przypadkach po opublikowaniu zgłoszeń w ogólnodostępnych bazach rozpoczyna się 3-miesięczny okres sprzeciwowy.
W tym czasie właściciele praw wcześniejszych, które narusza nowe zgłoszenie, mogą sprzeciwić się jego rejestracji. Czy każde wniesienie sprzeciwu musi się zakończyć wydaniem decyzji rozstrzygającej? W tym artykule opowiemy o szczególnym etapie postępowania sprzeciwowego – okresie ugodowym.
Co to jest postępowanie sprzeciwowe?
Postępowanie sprzeciwowe inicjuje właściciel naruszanego zgłoszeniem prawa wcześniejszego. Pierwszym etapem tego postępowania jest zawsze okres na zawarcie ugody pomiędzy stronami. W postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP okres sprzeciwowy trwa dwa miesiące. Na zgodny wniosek stron można go przedłużyć maksymalnie do 6 miesięcy[1]. Jeżeli w tym czasie stronom nie uda się dojść do porozumienia, zaczyna się etap sporny. Jeśli czasu było za mało, zawsze można go zyskać, wnioskując o zawieszenie postępowania sprzeciwowego[2].
W postępowaniu przed EUIPO okres ugodowy – tzw. cooling-off period – również trwa dwa miesiące. Na zgodny wniosek stron może zostać przedłużony. Na zawarcie ugody mamy znacznie więcej czasu, niż w przypadku postępowania przed UPRP. Okres ten można przedłużyć aż do 24 miesięcy. Może też zakończyć się wcześniej, na wniosek którejkolwiek ze stron. Jeśli w trakcie wyznaczonego okresu nie uda się zawrzeć ugody, rozpoczyna się etap sporny.
Jak ugodowo zakończyć postępowanie sprzeciwowe?
Pierwszym i najważniejszym elementem ugody jest wola stron do podjęcia negocjacji. Negocjacje ugodowe zawsze są dobrowolne. Jeśli którakolwiek ze stron nie wyraża takiej chęci, zawisły spór musi rozstrzygnąć organ. Ugoda ma jednak taką przewagę, że pozwala na uregulowanie stosunków prawnych i biznesowych między stronami w taki sposób, że każda ze stron będzie tą wygraną.
Nasza Kancelaria, niezależnie od tego, czy reprezentuje Wnoszącego Sprzeciw, czy Zgłaszającego, zawsze sprawdza, czy w danym przypadku jest miejsce na negocjacje i ewentualne ustępstwa. Jeśli tak jest, wskazujemy negocjacje jako jedną z możliwości rozwiązania sporu.
Ugoda w postępowaniu sprzeciwowym – dlaczego warto?
Dzięki otwartości na polubowne zakończenie sporu każda ze stron może przedstawić swoje propozycje dotyczące współistnienia marek na rynku. Zawarcie ugody w trakcie wyznaczonego w tym celu okresu pozwala uniknąć długotrwałego postępowania sprzeciwowego oraz wielu dodatkowych kosztów z tym związanych. Przede wszystkim pozwala uregulować możliwość posługiwania się daną marką na rynku w taki sposób, aby wyeliminować roszczenia odszkodowawcze.
Umowa o koegzystencji (współistnieniu) marek
Sukces negocjacji finalizuje podpisanie umowy o koegzystencji marek pomiędzy stronami. Ugodę najlepiej sporządzić w formie pisemnej. Powinna zawierać datę sporządzenia, oznaczenie stron, dokładny przedmiot i treść ugody, a także podpisy stron.
Zakres porozumienia zależy od charakterystyki konkretnej sprawy. Najczęściej przyjmuje ono formy:
- wycofania spornego zgłoszenia i tym samym zakończenia postępowania rejestracyjnego – a w konsekwencji sprzeciwowego,
- ograniczenia wykazu towarów i usług wskazanych w spornym zgłoszeniu i wycofania sprzeciwu,
- udzielenia licencji na korzystanie ze znaku wcześniejszego i wycofania zgłaszanego znaku.
Umowa taka może zabezpieczać Klienta również na przyszłość. Przykładowo – może określać, jakie znaki i w jakim zakresie strony mogą zgłaszać, nie narażając się na ponowne wniesienie sprzeciwu przez stronę przeciwną.
Ugoda a postępowanie sprzeciwowe – zakończenie sporu
Zawarcie przez strony ugody nie oznacza jeszcze formalnego zakończenia postępowania sprzeciwowego. Samej ugody nie trzeba przedstawiać w UPRP, czy EUIPO. W zależności od treści ugody, strony muszą wykonać swoje zadania: wycofać zgłoszenie, ograniczyć wykaz towarów i usług, wycofać sprzeciw. Strony składają odpowiednie pisma do Urzędu, który reaguje, prowadząc dalej postępowanie zgłoszeniowe w ograniczonym zakresie, bądź umarzając je i umarzając samo postępowanie sprzeciwowe.
Plusem zawarcia ugody i złożenia pism w okresie cooling-off przed EUIPO jest odzyskanie opłaty za wniesienie sprzeciwu. Jeśli strony dojdą do porozumienia i zgłaszający ograniczy wykaz towarów i usług w taki sposób, że wyłączy te z nich, których dotyczy sprzeciw, albo całkowicie wycofa zgłoszenie, strona, która wniosła opłatę za sprzeciw, otrzyma jej zwrot. Niestety nie jest tak w przypadku postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Umorzenie postępowania w tym przypadku skutkuje zniesieniem kosztów pomiędzy stronami[3].
Należy pamiętać, że sam zakres zgłoszenia znaku można ograniczyć w każdym momencie, tak samo jak w każdym momencie – do wydania decyzji – można wycofać sprzeciw. Dogadanie się więc na późniejszym etapie postępowania sprzeciwowego jest możliwe, tak długo, jak chcą tego obie strony.
Ugoda przed wniesieniem sprzeciwu
Często zdarza się, że właściciele praw wcześniejszych, naruszanych przez nowe zgłoszenie znaku towarowego, zwracają się do zgłaszającego z propozycją ugodowego załatwienia sprawy – jeszcze przed wniesieniem sprzeciwu. Jeśli charakterystyka sprawy na to pozwala, jest to bardzo dobra praktyka.
Czasem zdarza się, że pomimo samej kolizji zakresu ochrony znaków, wcale nie występuje kolizja biznesowa pomiędzy przedsiębiorcami. Drobne ograniczenia wykazu towarów i usług wypracowane podczas negocjacji pozwalają całkowicie wyeliminować problem naruszenia. Takie pozaformalne załatwienie sprawy daje możliwość sprawnego rozwiązania problemu kolizji oznaczeń.
Ugoda w okresie cooling-off to dobre rozwiązanie
Ugodowe rozwiązanie sporu jest zawsze korzystne dla obu stron. To nie tylko ograniczenie kosztów i skrócenie czasu trwania konfliktu. W toku negocjacji wypracowuje się porozumienie, które jest satysfakcjonuje zarówno Zgłaszającego jak i Wnoszącego Sprzeciw. Ugodowe rozwiązanie sporu to z pewnością pójście na pewne kompromisy, jednak pozwala zabezpieczyć koegzystencję marek i zmniejszyć ryzyko przyszłych sporów. Pozwala również na nawiązanie nowych relacji biznesowych.
Przy rozmowach ugodowych warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Nie tylko sporządzi on ugodę dotyczącą koegzystencji marek, ale przede wszystkim zadba o skuteczne rozwiązanie konfliktu i zabezpieczy interesy marki Klienta. W negocjacjach ugodowych zawsze należy sprawdzić, jak zapisy prawne wpłyną na możliwość rozwoju marki. Dlatego, negocjując te porozumienia dla naszych Klientów, zawsze wskazujemy jaki wpływ na działania Klienta ma dane postanowienie umowne. Ułatwia to podjęcie właściwych decyzji biznesowych.
[1] Art. 15219 ust. 2 ustawy Prawo własności intelektualnej.
[2] Art. 98 Kodeksu postępowania administracyjnego.
[3] Art. 15223 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.
