19 sty Jak używać znaku towarowego i stracić jego ochronę – sprawa MONSTER ENERGY
Rzeczywiste używanie znaku towarowego to temat, o którym rozmawiamy z naszymi Klientami już przy zgłaszaniu oznaczenia. Niedawno pisaliśmy o tym, dlaczego jest ono tak ważne. W skrócie: po upływie 5 lat od momentu wydania decyzji o rejestracji znaku, każdy może próbować go unieważnić. Zadaniem właściciela jest wykazanie, że używa go w sposób rzeczywisty, czyli nakłada ten znak na swoje towary lub usługi.
Nawet duże firmy mają z tym problem, kiedy pojawia się spór o rzeczywiste używanie znaku towarowego. Przekonała się o tym np. spółka Ferrari, a w ostatnim czasie także Monster Energy Co. Nie wystarczy bowiem używać znaku dla jakichkolwiek towarów lub usług.
Spór o znaki towarowe MONSTER ENERGY Co. – tło sprawy
Frito-Lay Trading Company GmbH złożyła wnioski o wygaśnięcie dwóch znaków słownych Monster Energy Co.: MONSTER 009492158 oraz MONSTER ENERGY 009500448. Oba znaki zarejestrowano 19 kwietnia 2011 r. W wykazie towarów i usług znalazły się m.in. towary w klasie 30: napoje na bazie kawy i napoje na bazie kawy zawierające mleko, ujęte w klasie 30.
Monster Energy Co. wykazywała, że używa tych znaków w sposób rzeczywisty, opatrując nimi swoje produkty: x-presso monster hammer i x-presso monster midnight. Przedłożyła m.in. zdjęcia opakowań tych napojów. Nie sprostała jednak wykazaniu rzeczywistego używania.
Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Monster Energy Co. vs Sąd Unii Europejskiej
Sąd Unii Europejskiej uznał, że znaków używano, jednak wyłącznie dla towarów w klasie 32: napoje energetyczne. Kluczowym problemem w sporze o znak towarowy Monster Energy Co. był skład produktów x-presso monster hammer i x-presso monster midnight.
Sąd zbadał przeznaczenie produktu po to, aby zakwalifikować go do odpowiedniej kategorii towarów. Uznał, że przeznaczenie i funkcja napojów x-presso monster hammer i x-presso monster midnight są tożsame z napojami energetycznymi. Zdaniem Sądu świadczyło o tym:
- wykaz składników tych napojów zawiera ekstrakt z kawy w ilości 1,3 % – jest więc jednym z wielu typowych składników napojów energetycznych;
- napoje na bazie kawy, które ujęto w klasie 30 i wyraźnie wyłączono z klasy 32, odnoszą się bardziej do napojów, w których kawa stanowi dominujący i charakterystyczny element;
- inne składniki napojów Monster Energy Co. takie jak: L-karnityna, witamina z grupy B, żeń-szeń i tauryna nie są powszechnie stosowane w napojach na bazie kawy;
- odniesienie na opakowaniach tych napojów do terminu „x-presso” w znaczeniu „espresso” będzie interpretowane przez konsumentów jako odniesienie do aromatu użytego w tych napojach energetycznych, a nie jako wskazanie, że są to napoje przygotowywane z kawy.
Idealnym podsumowaniem całego problemu jest stwierdzenie Sądu: Napój, który jest jedynie „doprawiany kawą”, a nie jest „na bazie kawy”, należy zatem do klasy 32, a nie do klasy 30.
Rzeczywiste używanie znaku towarowego a skład produktu – dla jakich towarów i usług?
Ucząc się na błędach innych, zapamiętajmy, że znaku towarowego musimy używać dla towarów i usług, dla jakich go zarejestrowaliśmy. Okazuje się, że przy takiej ocenie kluczowy może być nawet skład samego produktu. Dlatego już na etapie zgłaszania znaku towarowego należy wybrać odpowiednią listę towarów i usług, pamiętając, jaki produkt chcemy chronić.
Gdyby Monster Energy Co. wzięła pod uwagę niską zawartość kawy w swoich produktach i nie powinna zgłaszać go dla napojów na bazie kawy. Oszczędziłaby wtedy pieniądze związane z opłatami za zgłoszenie. Nie poniosłaby także kosztów prowadzonego sporu o wygaśnięcie znaku towarowego. Sąd bowiem pozostawił ochronę znaków MONSTER i MONSTER ENEGRY dla towarów z klasy 32: napoje energetyczne.
Co jednak w sytuacji, w której zgłoszenia dokonano by wyłącznie dla towarów w klasie 32? Monster Energy Co. straciłaby ochronę na swoje znaki po ponad 10 latach od ich zgłoszenia.
Zgłaszanie znaków towarowych – kancelaria patentowa
Jedną z podstawowych usług naszej Kancelarii jest zgłaszanie znaków towarowych – zarówno przed Urzędem Patentowym RP, jak i Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej, a także przez Biuro Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej.
Zawsze pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest poznanie naszych Klientów i ich produktów. Rozmawiamy z Klientami o tym, co sprzedają i co chcą sprzedawać pod danym znakiem. Dopytujemy o specyfikę rynku i produktów. Pozwala nam to prawidłowo określić listę towarów i usług, dla jakich znak będzie chroniony, a także zabezpieczyć Klienta przed zarzutem nieużywania znaku towarowego w sposób rzeczywisty. Przywiązujemy do tego bardzo dużą uwagę – właśnie po to, aby po 10 latach nie okazało się, że istnieje ryzyko utraty ochrony znaku.
