19 kwi Błędy w zgłoszeniach znaków towarowych – sprawa Biedronki
Znalezione w toku naszej pracy nowe zgłoszenie znaku towarowego „Biedronka Codziennie niskie ceny” zainspirowało mnie do napisania krótkiego artykułu o najczęstszych błędach w zgłoszeniach znaków towarowych.
Przed lekturą wpisu proponuję małe zadanie. Proszę spojrzeć tutaj i zastanowić się, co jest nie tak z tym zgłoszeniem. Drobna podpowiedź, warto skupić się na zgłoszonych klasach. Nie widać błędu? Wobec tego już tłumaczę o co chodzi.
Błędy w zgłoszeniu znaku towarowego Biedronki
Pierwsze co rzuca się w oczy to liczba klas – 45 klas według klasyfikacji nicejskiej! Same opłaty urzędowe za to zgłoszenie to ok. 35 000 złotych. Czy to oznacza, że znak „Biedronka Codziennie Niskie Ceny” chroniony jest na wszystkie towary i usługi? No właśnie nie do końca.
Wiemy, że klasy mają charakter jedynie pomocniczy. Wiemy też, że nagłówki klas nie są wyczerpujące. Spójrzmy więc, czy czegoś przypadkiem nie brakuje w tym wykazie. Myślę, że moi koledzy po fachu szybko zauważą, co jest nie tak – konkurs w sprawie tego znaku zorganizowany w naszej kancelarii został rozstrzygnięty w 5 minut[1].
Wystarczy spojrzeć na usługi klasy 35, gdzie powinno znaleźć się kluczowe „retail services”:
Tak! Unijny znak towarowy „Biedronka Codziennie niskie ceny” nie jest chroniony dla usług sprzedaży detalicznej. Innymi słowy, ten znak nie obejmuje sklepu[2]!
Usługi sprzedaży a znaki towarowe
Ta sprawa jest dość typowa. Bardzo wiele zgłoszeń znaków w branży retail zawiera podobne błędy. Powód jest prozaiczny, usługi sklepów nie pojawiają się wprost w klasyfikacji nicejskiej. Jeszcze 20 lat temu, rejestracja takich znaków praktycznie nie była możliwa. Umożliwienie rejestrowania znaków na usługi sprzedaży jest wynikiem bardzo zdecydowanej walki zgłaszających z urzędami. Sytuacja się poprawiła, ale nadal jest dość skomplikowana, a wykazy towarów i usług w tym zakresie muszą spełniać wyśrubowane kryteria szczegółowości[3].
Inne typowe błędy w zgłoszeniach znaków towarowych – oprogramowanie
Pominięcie usług sprzedaży w wykazie klasy 35 jest bardzo częste w zgłoszeniach branży retail. Kolejny typowy błąd – właściwy spółkom technologicznym – wiąże się z ujęciem w wykazie towarów i usług oprogramowania.
Podobnie jak sprzedaż, software nie funkcjonuje w nagłówku żadnej klasy. Z tego powodu i o nim nietrudno zapomnieć. Z łatwością wskażę dwa renomowane polskie znaki towarowe używane wyłącznie dla oprogramowania, które chronione są dla płyt CD, ale nie są chronione dla software’u.
Co więcej oprogramowanie funkcjonuje w Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług w dwóch klasach – 9 (jako moduł ładowalny, np. aplikacja mobilna) i 42 (jako usługa, np. dostępna przez przeglądarkę internetową). W efekcie wielu zgłaszających wskazuje jedną klasę, zapominając jednocześnie o innych. Jest to szczególnie problematyczne w odniesieniu do aplikacji działających w modelu SaaS, gdzie wyraźnie widać element usługowy. To również typowy błąd.
Znak towarowy na torebkach i wizytówkach
Trzeci najczęstszy błąd to skupianie się na nośnikach, a nie na sposobie rzeczywistego używania znaku[4]. To, że umieszczamy nasze logo na wizytówkach, nie oznacza, że powinniśmy rejestrować je dla wizytówek. Widziałem aż zbyt wiele rozrośniętych w ten sposób wykazów. Niejedna kancelaria zarejestrowała swój logotyp na artykuły papiernicze, pendrive’y, długopisy i koszulki.
Nieszczęsna klasa 38
Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług nie jest najbardziej intuicyjnym narzędziem. Szczególnie słabo radzi sobie ona w świecie wirtualnym. Wskazałem już, że oprogramowanie w nieracjonalny sposób rozbite jest między klasy 9 i 42. Kolejny problem to treści udostępniane przez Internet.
Wprost w klasyfikacji nicejskiej znajdziemy takie pozycje jak „zapewnianie dostępu do blogów internetowych”, „zapewnianie dostępu do stron internetowych” oraz „zapewnianie dostępu do portali internetowych”. Czy to oznacza, że właściciel serwisu internetowego powinien zarejestrować swój znak w klasie 38? W żadnym razie. Klasa ta obejmuje usługi telekomunikacyjne. Powszechnie przyjmuje się, że są to usługi świadczone przez dostawców infrastruktury, a nie treści[5].
Tymczasem prawidłowy wykaz znaku używanego dla serwisu internetowego powinien odwoływać się do udostępnianej w serwisie zawartości. Przykładowo, inaczej zaklasyfikujemy serwis internetowy w zakresie pośrednictwa pracy (klasa 35), a inaczej serwis, w którym można kupić bilety na imprezy sportowe (klasa 41).
Konsekwencje błędów w wykazach towarów i usług
Znak towarowy chroniony jest co do zasady wyłącznie dla towarów identycznych i podobnych do tych wskazanych w wykazie towarów i usług. Pominięcie kluczowej pozycji (takiej jak usługi sprzedaży) skutkować może wyłączeniem danej kategorii zakresu ochrony.
Zbyt szerokie rozpisanie wykazu towarów i usług również powoduje negatywne konsekwencje. Zarejestrowany znak towarowy może podlegać wygaszeniu, w zakresie w jakim nie był on używany. Taki skutek wywołuje nieużywanie znaku przez okres pięciu lat. Unieważnieniu podlegają też znaki towarowe zgłoszone w złej wierze. Chodzi tu zwłaszcza a zgłoszenia dokonane bez zamiaru używania danego oznaczenia – wyłącznie w celu zablokowania konkurencji. Dokonując zbyt szerokiego zgłoszenia znaku można narazić się na długotrwały spór w zakresie jego wygaszenia lub unieważnienia.
Jak unikać błędów w zgłoszeniach znaków towarowych?
Odpowiedź jest prosta: korzystać z usług profesjonalistów. Konstruowanie wykazów towarów i usług to fragment kształcenia rzeczników patentowych w ramach aplikacji rzecznikowskiej. Czasami po prostu nie opłaca się oszczędzać na tych – wydawałoby się prostych – usługach.
Kolejna rada: sięgać do literatury. U nas w kancelarii króluje przewodnik Jessie N. Roberts. Szczerze polecam też wytyczne EUIPO w tym zakresie.
Rada ostatnia (dla najmniej ambitnych): obserwować oraz inspirować się wykazami towarów i usług zgłaszanymi przez renomowane kancelarie (-; Ostrzegam jednak, że może to być ryzykowne!
[1] Brawo Anna Bień! 😊
[2] Nie oznacza to, że marka BIEDRONKA nie jest chroniona dla sklepów – wcześniejsze zgłoszenia tej spółki nie zawierają tego błędu.
[3] Por. Wyrok w sprawie C-418/02 Praktiker
[4] Czyli używania zmierzającego do zdobycia lub utrzymania pozycji na danym rynku.
[5] J.N.Roberts, International Trademark Classification – A Guide to the Nice Agreement, Oxford University Press, wyd. 4, Nowy Jork 2012
