29 kwi Nadużycie prawa do wygaszenia znaku towarowego
Prawo ochronne na znak towarowy charakteryzuje się przede wszystkim przyznaniem uprawnionemu wyłączności używania danej marki w obrocie. Unijne znaki towarowe obejmują swoim zakresem terytorium wszystkich Państw Członkowskich. Nic dziwnego, że istnieją mechanizmy, które mają na celu usunięcie z rejestru niektórych praw.
Wniosek o wygaszenie znaku towarowego
Nieużywany znak towarowy można wygasić[1]. Podstawą wygaszenia jest brak używania znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej przez pięć lat, bez ważnego powodu.
Co ciekawe, wniosek o wygaszenie znaku towarowego może złożyć każdy[2]. Nie ma obowiązku wykazania interesu prawnego czy też jakiegokolwiek powiązania z uprawnionym. Dodatkowo, to właśnie na uprawnionym spoczywa obowiązek udowodnienia używania znaku. Nie ulega więc wątpliwości, że może to być skuteczne narzędzie nie tylko do usuwania znaków faktycznie nieużywanych. Okazuje się, że często wnioski o wygaszenie wykorzystywane są także w sporach. Do najbardziej znanych przypadków instrumentalnego wykorzystania takich wniosków należy sprawa wygaszenia znaku towarowego BIG MAC, szeroko komentowana w prasie.
Wygaszenie znaku towarowego jako „broń” w sporze
Niezwykle ciekawym przypadkiem zajęła się na początku tego roku Wielka Izba Odwoławcza Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Sprawa dotyczyła wniosku o wygaszenie jednego ze znaków należącego do grupy „Peek & Cloppenburg”. Podmiot ten prowadzi ponad 100 sklepów odzieżowych w całej Europie.
Uprawniony w terminie wyznaczonym przez Urząd złożył dokumenty świadczące o rzeczywistym używaniu spornego znaku. Dodatkowo wskazał, że używał kwestionowanego znaku na stronie internetowej „Peek & Cloppenburg”. Zarzucił więc wnioskodawcy nadużycie prawa do wygaszenia znaku towarowego.
Okoliczności okazały się niecodzienne, ponieważ:
- wnioskodawca złożył trzydzieści siedem wniosków o wygaszenie unijnych znaków towarowych należących do grupy „Peek & Cloppenburg”,
- wszystkie wnioski zostały złożone w krótkim czasie,
- spółka powiązana z wnioskodawcą w 2014 r. próbowała nabyć prawa do dwóch znaków towarowych należących do uprawnionego,
- wnioskodawca zakwestionował używanie nawet tych znaków, co do których było oczywiste, że są rzeczywiście używane,
- spółka, która złożyła wniosek, została założona raptem kilka dni wcześniej.
Wydział Unieważnień EUIPO w całości oddalił wniosek o wygaszenie znaku. Uzasadnił to nadużyciem prawa do wygaszenia znaku towarowego.
Wnioskodawca złożył odwołanie. Wskazał w nim m.in., że fakty przytoczone przez uprawnionego te jedynie przypuszczenia. Podkreślił, że zwracanie się do innego podmiotu o nabycie znaków towarowych nie jest nadużyciem prawa. Zarzucił, że w swojej decyzji Urząd nie wykazał spełnienia przesłanek świadczących o nadużyciu prawa do wygaszenia znaku towarowego.
Stanowisko EUIPO
Głównym problemem w sprawie był zarzut nadużycia prawa do wygaszenia znaku towarowego. W związku z tym sprawą zajęła się Wielka Izba Odwoławcza EUIPO.
W uzasadnieniu swojej decyzji Izba wskazała, że ocena sprawy co do istoty powinna mieć miejsce dopiero po rozstrzygnięciu kwestii dopuszczalności wniosku. Oczywiście, przedstawienie dowodów używania znaku przez Uprawnionego ma również znaczenie dla sprawy.
Wielka Izba jednoznacznie stwierdziła, że doszło do nadużycia prawa do wygaszenia znaku towarowego. Jako główny powód wskazała liczbę spraw wniesionych przez wnioskodawcę. Podstawą stwierdzenia nadużycia była treść uzasadnienia wyroku w sprawie C-423/15 „Kratzer”[3]. W tej sprawie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że na prawo UE nie można powoływać się w celach nadużycia lub oszustwa. Zdaniem Trybunału, kiedy z okoliczności sprawy jasno wynika, że celem formalnie prawidłowych działań jest uzyskanie nienależnej przewagi – mamy do czynienia z nadużyciem prawa.
Izba potwierdziła, że te warunki zostały spełnione, ponieważ:
- miał miejsce jednoczesny i masowy atak na znaki towarowe jednego podmiotu,
- działania podjęte przez wnioskodawcę miały zorganizowany charakter,
- wnioski były składane przez podmioty, które istnieją tylko formalnie,
- nie ma rzeczywistego interesu w przeprowadzeniu wszystkich trzydziestu siedmiu postępowań o stwierdzenie wygaśnięcia praw jednocześnie.
W ocenie Wielkiej Izby jedynym celem tych wszystkich postępowań było obciążenie uprawnionego i próba przejęcia jego znaków towarowych.
Decyzją z 11 lutego 2020 r. Wielka Izba Odwoławcza EUIPO potwierdziła, że doszło do nadużycia prawa do wygaszenia znaku towarowego, oddaliła odwołanie i utrzymała decyzję Wydziału Unieważnień w mocy.
[1] Art. 58 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 154, str. 1).
[2] art. 63 ust. 1 lit. a) RZTUE.
[3] Wyrok Trybunału (Pierwsza Izba) z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie C‑423/15, Nils-Johannes Kratzer przeciwko R+V Allgemeine Versicherung AG, ECLI:EU:C:2016:604, pkt 37 – 42.
