29 mar Czy towary i usługi z różnych klas mogą być do siebie podobne? Sprawa Marq vs. Mark
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[1] nie są rejestrowane znaki towarowe, w przypadku których z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego, identyczności z towarami lub usługami lub podobieństwa do nich, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.
Ocena identyczności towarów lub usług nie budzi większych wątpliwości. Najczęściej będą to po prostu towary bądź usługi określone za pomocą takich samych bądź synonimicznych terminów.
Podobne towary lub usługi – kryteria podobieństwa towarów lub usług
Przy ocenie podobieństwa towarów lub usług bierze się pod uwagę takie kryteria jak:
- charakter,
- przeznaczenie,
- sposób użycia,
- charakter uzupełniający,
- konkurencyjność,
- kanały dystrybucji,
- grupa użytkowników,
- producent/dostawca.
Często towary i usługi podobne należą do tej samej klasy Klasyfikacji Nicejskiej. Należy jednak pamiętać, że ich przyporządkowanie do danej klasy służy jedynie celom administracyjnym i jako takie nie stanowi podstaw do wyciągania wiążących wniosków na temat podobieństwa danych towarów i usług. Towary lub usługi znajdujące się w tej samej klasie mogą okazać się do siebie niepodobne. Te zaś, które znajdą się w różnych klasach, mogą – często nieintuicyjnie – wykazywać się podobieństwem.
Sprawa Marq vs. Mark
Do zilustrowania takiej sytuacji może posłużyć sprawa, w której z końcem zeszłego roku wydał orzeczenie Sąd[2]. Dnia 8 lutego 2016 r. zarejestrowano słowny znak towarowy Marq. Zarejestrowano go dla towarów takich jak „urządzenia i przyrządy do przewodzenia, dystrybucji, transformacji, akumulacji, regulacji i/lub kontroli elektryczności” w klasie 9 oraz „lampy elektryczne i elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej” w klasie 11. Kilka miesięcy później spółka Equipson, S.A. wniosła o unieważnienie tego znaku na podstawie znaków towarowych Mark zarejestrowanych dla towarów takich jak „głośniki, wzmacniacze, miksery dźwięku i oświetlenia, kable elektryczne, złącza, słuchawki” w klasie 9.
Wniosek o unieważnienie niektórych towarów z klasy 9 oraz wszystkich towarów z klasy 11 został uwzględniony decyzją Wydziału Unieważnień Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej. Następnie zgłaszająca sporny znak wniosła odwołanie od tej decyzji w celu utrzymania rejestracji towarów z kl. 11, które również zakończyło się dla niej niepomyślnie, a w dalszej kolejności – skargę do Sądu.
Wyrok Sądu w sprawie Marq vs. Mark
Sąd potwierdził ocenę Izby Odwoławczej. Stwierdził niski stopień podobieństwa między towarami z klasy 11, objętymi spornym znakiem towarowym a „mikserami oświetleniowymi” z klasy 9 wcześniejszego znaku. Sąd zauważył, że profesjonalni konsumenci używają mikserów w połączeniu z oprawą oświetleniową, żeby jednocześnie móc sterować kilkoma urządzeniami i wykorzystywać je przy przygotowywaniu przedstawień, koncertów i innych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.
Dodatkowo, pomiędzy towarami znaku skarżącej z klasy 11 a mikserami dźwięku i oświetlenia z klasy 9 wcześniejszego znaku, istnieje komplementarny charakter. To znaczy, że występuje między nimi ścisły związek – jeden jest niezbędny do używania drugiego, a konsumenci mogą pomyśleć, że są produkowane przez tego samego przedsiębiorcę.
Pomimo, że przeciwstawione sobie towary były przypisane do innych klas, Sąd uznał, że zachodzi pomiędzy nimi podobieństwo.
Kolizja znaków towarowych – o tym warto pamiętać
Planując zgłoszenie znaku towarowego, warto pamiętać o sytuacjach takich jak w opisanej sprawie. Ocenę potencjalnych kolizji z zarejestrowanymi już znakami towarowymi lub ich zgłoszeniami należy przeprowadzić dokładnie. Warto uwzględnić także podobieństwa w zakresie towarów lub usług w klasach, których nie planujemy uwzględniać w wykazie naszego znaku.
Może Cię zainteresować:
USE IT OR LOOSE IT, FERRARI – używanie znaku towarowego
Brexit a zarejestrowane wzory wspólnotowe
Rejestracja znaku towarowego w Chinach – jak wygląda, ile kosztuje, dlaczego warto?
Dowód renomy – influencer
Brand brain storm – usługa szukania znaku towarowego przez rzecznika patentowego
Czy pozycyjny znak towarowy musi odbiegać od normy?
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.
[2] Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 2 grudnia 2020 r. inMusic Brands, Inc. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, sprawa T-687/19, ECLI:EU:T:2020:582.
