17 lis Zgłoszenie znaku towarowego w USA – jak wybrać podstawę zgłoszenia?
Rejestracja znaku towarowego w USA pojawiła się już na naszym blogu jako temat jednego z artykułów. Tym razem omówimy dokładniej podstawy zgłoszenia znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych. Przeczytaj, którą z nich wybrać, gdy ochrona prawna marki w USA jest tym, co rozważasz.
Z tego artykułu dowiesz się, jakie są podstawy zgłoszenia znaku towarowego w USA i jakie są między nimi różnice. Podpowiemy też, którą z nich wybrać, żeby uniknąć problemów z rejestracją znaku w Stanach.
Czym jest podstawa zgłoszenia znaku towarowego?
Inaczej niż w Polsce, przy zgłoszeniu znaku towarowego w USA trzeba wybrać jedną lub kilka z czterech możliwych podstaw zgłoszenia. Ten wybór jest ważny, ponieważ wpływa na przebieg dalszego postępowania dotyczącego rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych.
Podstawy przewidziane w ustawie o znakach towarowych[1] to:
- używanie w handlu (use in commerce),
- zamiar używania (intent-to-use),
- rejestracja zagraniczna (foreign registration),
- zgłoszenie zagraniczne (foreign application).
Poniżej omówimy każdą z nich i wskażemy ich wady i zalety. Trzeba pamiętać, że każda sytuacja jest inna. Warto więc ustalić przed zgłoszeniem, która podstawa będzie najkorzystniejsza.
Używanie w handlu i zamiar używania jako podstawa zgłoszenia znaku towarowego w USA
Te dwie podstawy można wybrać, gdy znak zgłaszamy bezpośrednio w USA. Wybór jednej z nich zależy od tego, czy znak jest już używany, czy jeszcze nie.
Jeśli znak towarowy jest już używany, warto wybrać pierwszą z nich. Wówczas wystarczy przestawić dowody używania na samym początku i procedura rejestracji zwykle będzie szybsza. W przypadku zamiaru używania, dowody używania trzeba będzie przedstawić przed rejestracją. Poza tym są one do siebie bardzo podobne.
Zalety używania w handlu i zamiaru używania jako podstawy zgłoszenia:
+ zazwyczaj szybsza rejestracja, zwłaszcza w przypadku już używanego znaku,
+ nie wymaga wcześniejszego znaku towarowego w innym kraju, a zakres ochrony i forma znaku nie zależą od tego.
Wady:
– trzeba wykazać używanie znaku – przy zgłoszeniu albo przed rejestracją.
Rejestracja lub zgłoszenie zagraniczne jako podstawa zgłoszenia znaku towarowego w USA
Te podstawy można wybrać, gdy istnieje już wcześniejszy zarejestrowany lub dopiero zgłoszony znak towarowy w innym kraju[2]. Jest to korzystna opcja, gdy znak chcemy zgłosić jednocześnie w kilku krajach.
Różnice wiążą się z tym, czy wcześniejszy znak jest już zarejestrowany, czy dopiero zgłoszony. Jeśli podstawą będzie wcześniejsze zgłoszenie, to znak nie zostanie zarejestrowany do momentu rejestracji wcześniejszego znaku krajowego. W takim wypadku trzeba będzie poczekać, aż wcześniejszy znak zostanie zarejestrowany w krajowym urzędzie, a następnie przesłać do USPTO dowód jego rejestracji.
Zalety rejestracji lub zgłoszenia zagranicznego jako podstawy zgłoszenia:
– nie trzeba wykazywać używania znaku,
– możliwość zachowania wcześniejszej daty zgłoszenia (zastrzeżenie pierwszeństwa).
Wady:
– zwykle dłuższe postępowanie,
– zakres ochrony jest identyczny lub węższy niż przy wcześniejszym znaku.
Rejestracja międzynarodowa w systemie madryckim
Znak towarowy w USA można zgłosić także w ramach tzw. systemu madryckiego za pośrednictwem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jest to odrębna podstawa zgłoszenia która nie łączy się z wcześniej wymienionymi[3]. Zgłoszenie w tym trybie ma podobne zalety i wady, jak zgłoszenie w oparciu rejestrację i zgłoszenie zagraniczne.
Przed rejestracją nie trzeba wykazać używania znaku, a wystarczy złożenie deklaracji używania. Możliwe jest również zastrzeżenie pierwszeństwa. Postępowanie w tym trybie jest też zwykle dłuższe, a zakres ochrony jest ściśle związany z wcześniejszym znakiem. Zgłoszenie międzynarodowe warto rozważyć prze wszystkim gdy planujemy ochronę znaku od razu w kilku państwach, ponieważ może być korzystne ze względu na koszty i późniejsze ułatwienia w zarządzaniu prawami.
Jak zarejestrować znak towarowy w USA – którą podstawę zgłoszenia wybrać?
Przede wszystkim trzeba ocenić sytuację istniejącą przed zgłoszeniem: czy znak jest już używany, czy istnieją wcześniejsze znaki w innych krajach, a także jak ma się zgłoszenie w USA a międzynarodowa ochrona marki. W szczególnych sytuacjach warto przemyśleć, czy nie powoływać się na kilka podstaw zgłoszenia dla różnych towarów i usług. Co do zasady jest to możliwe, ale nie można łączyć podstawy używania w handlu i zamiaru używania dla identycznych towarów i usług.
W praktyce często wykorzystuje się podstawę zgłoszenia zagranicznego. Pozwala to zachować wczesną datę pierwszeństwa i nie wymaga przedstawiania dodatkowych dowodów używania w trakcie rejestracji. Wymaga to jednak wcześniejszego znaku w innym kraju i może ograniczać pożądany zakres ochrony. Nie będzie to więc idealne rozwiązanie dla wszystkich. Jeśli znak chcemy chronić znak towarowy tylko w USA, lepsze może okazać się bezpośrednie zgłoszenie w oparciu o używanie znaku lub zamiar jego używania.
Jak widać, każda z podstaw ma swoje wady i zalety. Dlatego właściwe rozwiązanie powinniśmy dobierać indywidualnie do konkretnej sytuacji. Jeśli planujesz ochronę swojej marki w USA, to chętnie pomożemy Ci wybrać optymalną podstawę zgłoszenia i właściwą strategię ochrony marki.
[1] Trademark Act ( Lanham Act)
[2] Pod warunkiem, że dane państwo ma zawartą odpowiednią umowę z USA. Pełna lista tych państw dostępna jest tutaj: Trademark Manual of Examining Procedure, Appendix B – Members of International Trademark Agreements.
[3] Trademark Manual of Examining Procedure, sekcja 1904.01(a)
