28 kwi Rejestracja znaku towarowego w USA – jak wygląda?
Rejestracja znaku towarowego w Chinach to temat, który poruszaliśmy już na naszym blogu. Dzisiaj przyjrzymy się, jak wygląda to po drugiej stronie Pacyfiku. Jeśli myślisz o rozwoju swojej marki w USA, to trafiłeś w dobre miejsce.
Z tego artykułu dowiesz się, jak wygląda proces rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych i jakie problemy mogą pojawić się po drodze. Ale nie zrażaj się, znajdzie się też kilka porad, które podpowiedzą, jak tych trudności uniknąć!
Jak zarejestrować znak towarowy w USA?
Znak towarowy w USA możesz zgłosić w oparciu o jedną z czterech różnych podstaw[1], w czterech różnych sytuacjach:
- używasz już swojego znaku w USA,
- jeszcze nie używasz znaku w USA, ale masz taki zamiar,
- masz już zarejestrowany znak w innym kraju,
- dopiero zgłosiłeś znak w innym kraju.
Możliwości jest wiele – wszystko zależy od Twojej sytuacji. Inną podstawę wybierzesz, jeśli dopiero rozwijasz swoją markę, a inną, gdy marka już funkcjonuje i zależy Ci na rozszerzeniu ochrony.
Wniosek o rejestrację znaku towarowego w USA
Wniosek o rejestrację znaku towarowego można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych – USPTO. Możesz też skorzystać z tzw. Systemu Madryckiego i złożyć wniosek o rejestrację znaku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej – WIPO. Co ważne, w przypadku zgłoszenia znaku bezpośrednio w USPTO, konieczna będzie reprezentacja przez lokalnego pełnomocnika, chyba że zgłaszający ma siedzibę w USA. Zgłoszenie znaku przez WIPO tego nie wymaga.
Warto zaznaczyć, że porady opisane w artykule dotyczą znaków federalnych, dających ochronę na całym terytorium USA – to najpowszechniejsza forma ochrony. Wiedz jednak, że w USPTO jest też możliwość zgłoszenia znaków stanowych. Podstawową różnicą jest to, że dają one ochronę jedynie na terytorium danego stanu. Ograniczeń jest jednak więcej – to także np. brak możliwości używania oznaczenia „®” dla znaków stanowych. Ten tekst jest skierowany dla zgłaszających nie mających siedziby na terytorium USA, ze wszystkimi tego konsekwencjami, przykładowo koniecznością reprezentacji przez lokalnego pełnomocnika.
Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji w USA– co dalej?
Jeśli wiesz już coś o rejestracji znaków towarowych, to pierwszy etap zgłoszenia znaku wygląda podobnie jak w polskim Urzędzie Patentowym – UPRP. Urząd najpierw sprawdzi Twoje zgłoszenie pod względem formalnym (m.in. czy jest właściwie opłacone). Sprawdzi też, czy znak nadaje się do rejestracji, np. nie jest opisowy. Jeśli Twoje zgłoszenie jest prawidłowo przygotowane, ten etap powinien przebiec sprawnie. Miej jednak na uwadze, że USPTO stawia inne wymagania do wykazu towarów i usług niż kontynentalne urzędy.
Zarówno w Polsce, jak i w Urzędzie Unii Europejskiej ds. znaków towarowych, sprawa jest prosta, jeśli zgłoszenie znaku pozytywie przejdzie wstępne badanie. Wtedy dochodzi do publikacji znaku, a właściciele innych podobnych marek mogą się sprzeciwić jego rejestracji. Pamiętaj jednak, że urząd nie informuje wszystkich właścicieli znaków o zgłoszeniu kolizyjnym, dlatego ważny jest monitoring znaków towarowych. Pozwala odpowiednio wcześnie wychwycić wszystkie zgłoszenia zagrażające marce.
System rejestracji znaków towarowych w USA jest zupełnie inny. Badanie nie kończy się na kwestiach formalnych. Urząd sprawdza, czy dany znak nie jest już „zajęty”, czyli, czy zgłoszenie nie narusza praw do istniejących już wcześniej znaków. W efekcie przy każdym zgłoszeniu musisz liczyć się z tym, że Urząd odmówi rejestracji znaku, jeśli ktoś już korzysta z ochrony podobnej marki. W skrajnych przypadkach konieczna może być zmiana marki. To jeden z powodów przez który różne firmy korzystają w USA z innych marek – przykładowo czeski Budweiser sprzedawany jest w USA pod marką Czechvar[2]. To w tym elemencie amerykańskiego systemu można się też doszukiwać źródła przekonania, że amerykańskie znaki są więcej warte, choć oczywiście nie jest to zasadą.
Odmowa rejestracji znaku towarowego w USA przez USPTO
Zauważ, że nawet najbardziej rozległe badanie marki nie gwarantuje wykluczenia wszystkich możliwych przeszkód. USPTO może mieć różnego rodzaju zastrzeżenia do zgłoszonego znaku, np. przez nieprecyzyjny wykaz towarów i usług. Urząd może w związku z tym zakwestionować zgłoszenie i wymagać jego poprawy. W takiej sytuacji, lokalny pełnomocnik lokalny pełnomocnik może bezpośrednio skontaktować się z ekspertem, który zajmuje się zgłoszeniem i wspólnie ustalić, co zrobić, aby uzyskać rejestrację.
Sytuacja jest trudniejsza, gdy Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych stwierdzi, że istnieją wcześniejsze znaki, które blokują Twoją rejestrację. Możliwa jest również sytuacja taka, że urząd dopuści znak do publikacji, a sprzeciw do zgłoszenia wniesie bezpośrednio inny podmiot. Zapewne nie chcesz zmieniać marki i budować rozpoznawalności na nowym rynku od zera – co więc powinieneś zrobić w takiej sytuacji? Trudno tu o uniwersalną receptę, jednak szczególnie ważne staje się wcześniejsze badanie znaku towarowego. Jeśli przed zgłoszeniem uda się namierzyć potencjalnie podobne znaki, możliwe, że uda się dostosować zgłoszenie tak, by zostało zaakceptowane przez urząd.
Nawet istnienie podobnych znaków nie zamyka jednak Twojej drogi do uzyskania ochrony marki w USA. W zależności od sytuacji, zgłoszenie znaku można modyfikować. Można wynegocjować zgodę na rejestrację od właścicieli wcześniejszych znaków, a nawet zakupić znak, który stoi na przeszkodzie Twojej rejestracji. Nasze doświadczenie pokazuje, że każda z tych dróg może doprowadzić do pomyślnej rejestracji znaku towarowego pomimo początkowych trudności.
Rejestracja znaku w USA – koszty
Jeśli jesteś w tym miejscu, to wiesz już, jak wygląda proces rejestracji i gdzie mogą się pojawić problemy. Mógłbym teraz napisać, że koszt zależy od wielu czynników i jest to prawda, ale to mało pomocne. Mówiąc wprost, ochrona marki w USA jest bardziej kosztowna niż w Polsce. Przykładowo, gdy masz już znak unijny zgłoszony dla towarów lub usług w dwóch klasach, to dokonanie na jego podstawie zgłoszenia bezpośrednio w USPTO to koszt:
- 700 USD opłat urzędowych,
- ok. 800-1900 USD wynagrodzenia lokalnej kancelarii pośredniczącej w zgłoszeniu.
Jak już wiesz, zgłoszenia znaku możesz również dokonać przez WIPO. W tym przypadku jednak same opłaty urzędowe wyniosłyby 1220 CHF (przy założeniu, że zgłoszenie opiera się na polskim znaku towarowym). Jeśli Urząd będzie miał uwagi do zgłoszenia lub znajdzie wcześniejsze znaki, to do tych kosztów trzeba będzie doliczyć koszty wymiany pism z urzędem i ewentualnych zmian w zgłoszeniu. Jeśli to inny podmiot złoży sprzeciw, to koszty prowadzenia sporu mogą być znacznie wyższe. Rozwiązaniem, które pomaga uniknąć tych kosztów, jest dobre badanie marki.
Pamiętaj, że przedstawione kwoty bazują na konkretnej sprawie, którą prowadzimy – koszty w Twoim przypadku mogą być odmienne. Jeśli zastanawiasz się nad ochroną swojej marki, napisz do nas, a chętnie przedstawimy Ci możliwości działania i przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich planów.
Last but not least – używaj swojego znaku towarowego zarejestrowanego w USA
Gdy Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych opublikuje już Twój znak i nikt nie sprzeciwi się rejestracji, to może zaskoczyć Cię kolejna różnica względem systemu znanego ze starego kontynentu. W zależności od podstawy zgłoszenia, w musisz przedstawić dowody na używanie znaku towarowego na różnych etapach zgłoszenia lub po rejestracji znaku.
USPTO nie daje taryfy ulgowej, więc przygotuj się na to, żeby dysponować dowodami na używanie znaku w takiej postaci jak został zgłoszony, a także dla wszystkich towarów i usług, które obejmuje zgłoszenie. Wymóg przedstawienia dowodów może wydawać się niepotrzebny, ale nie zapominaj, że także w Europie musisz używać znaku, żeby nie narazić się na jego wygaszenie i nie skończyć tak jak np. MONSTER ENERGY.
[1] https://www.uspto.gov/trademarks/apply/basis
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Budweiser_trademark_dispute
