08 wrz MAŁY WIELKI SKLEP – wtórna zdolność odróżniająca i rejestracja opisowego znaku towarowego na przykładzie Żabka Polska
Znakiem towarowym może być wyłącznie oznaczenie odróżniające – czyli takie, które nadaje się do wskazywania pochodzenia towarów i usług. Jeśli oznaczenie jest opisowe, urząd patentowy najpewniej odmówi jego ochrony. Te same kryteria dotyczą sloganów. Jeśli są odróżniające – zgłaszający może liczyć na rejestrację. W praktyce jest to jednak utrudnione. Większość sloganów pełni bowiem funkcję informacyjną lub reklamową. W takim przypadku mogą być one uznane za opisowe.
Ostatnio wsparliśmy klienta w rejestracji sloganu MAŁY WIELKI SKLEP. Po wstępnej odmowie Urzędu Patentowego RP udało nam się przekonać Eksperta do zmiany zdania. Wspólnie ze spółką Żabka Polska udowodniliśmy tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Wykazaliśmy, że pomimo ewentualnej opisowości sloganu, konsumenci kojarzą ten znak właśnie z nią.
Wtórna zdolność odróżniająca opisowego znaku towarowego – konieczne dowody
W przypadku odrzucenia znaku z powodu jego opisowości, możliwe jest podjęcie walki o jego rejestrację w oparciu o tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Urząd nie może bowiem odmówić rejestracji znaku, który uznał za opisowy, jeśli przed datą zgłoszenia, poprzez używanie na rynku, nabył on charakter odróżniający[1]. Taką rozpoznawalność trzeba wykazać, składając odpowiednie dowody. Powinny one świadczyć o długotrwałym użyciu znaku na rynku – na odpowiednim terytorium, towarach i usługach, a także w odpowiednim czasie[2].
Przykładowa lista dowodów to:
- oświadczenia i faktury dotyczące wydatków na reklamę;
- wycinki z gazet i spoty reklamowe;
- zrzuty ekranu z mediów społecznościowych;
- wydruki ze sklepów internetowych;
- wydruki z Wikipedii;
- dokumenty potwierdzające miejsca w rankingach i konkursach;
- badania rynku.
Są to zarówno wewnętrzne dowody pochodzące od właściciela marki, jak i dowody z Internetu. Dlatego zawsze zbieramy je wspólnie z klientem. Przygotowujemy listę dokumentów, które będą nam potrzebne, tak aby klient mógł łatwo zebrać je ze wszystkich działów swojej spółki. Z kolei nasz zespół zbiera wszystkie dostępne dowody w Internecie.
Jakie dowody można by wykorzystać w sporze
Argumentację warto zacząć od przedstawienia historii danego sloganu. Warto przygotować obszerne zrzuty ekranu ze strony internetowej zgłaszającego, a także kopie gazetek promocyjnych, katalogów itp.. Pomocne jest narzędzie Wayback Machine.
Zwykle wspieramy się również dowodami z mediów społecznościowych. Przedstawiamy na przykład liczbę obserwatorów profili na Facebooku czy Instagramie, czy też liczbę wyświetleń spotów promocyjnych w serwisie YouTube. Niektóre spoty miały nawet ok. 1,9 mln wyświetleń.
Badanie rozpoznawalności znaku towarowego wśród właściwych odbiorców marki
Kluczowym dowodem dla wykazania wtórnej zdolności odróżniającej (ale również renomy) jest zawsze badanie opinii publicznej. Skupia się ono na ustaleniu rozpoznawalności marki wśród właściwych odbiorców. To bardzo ważne, aby badanie miało odpowiednią – zarówno jakościowo, jak i ilościowo – grupę respondentów. Istotne jest też to, aby badanie przeprowadziła niezależna firma, a pytania w ankiecie nie były sugerujące. Dlatego zawsze, zanim Klient zleci takie badanie rynkowe, konsultujemy zakres i treść pytań oraz podpowiadamy, jak przeprowadzić badanie.
Ważne, aby badania rozpoznawalności znaku wykazywały rozpoznawalność marki na dzień zgłoszenia. Idealnie, jeśli przeprowadza się je przed tą datą. Często jednak potrzeba przeprowadzenia badań pojawia się po zgłoszeniu znaku. Jeśli czas między zgłoszeniem, a badaniami nie jest zbyt długi, nie powinien to być problem. Trzeba pamiętać, że rozpoznawalności znaku nie buduję się w krótkim okresie czasu. Jeśli rozpoznawalność marki jest wysoka, nawet pół roku czy rok po zgłoszeniu znaku, oznacza to, że została ona wypracowana na długo przed wnioskiem o jego rejestrację.
Jak można się domyślić, nawet spontaniczne badanie marki MAŁY WIELKI SKLEP wykazało ogromną rozpoznawalność tego znaku wśród odbiorców, a znak jednoznacznie kojarzy się z naszym klientem.
Strategia rejestracji marki – pomoc kancelarii patentowej
W dniu 2 sierpnia 2022 r. Urząd Patentowy zarejestrował znak MAŁY WIELKI SKLEP na rzecz naszego Klienta. Jest to już kolejna sprawa, w której udało nam się oddalić początkowe zarzuty Urzędu Patentowego. Z tych spraw możemy wyciągnąć kilka podstawowych porad:
- Najważniejsze są dowody. Eksperci urzędu patentowego doskonale znają przepisy i orzecznictwo. Spór co do wykładni prawa, ma małe szanse powodzenia. Znacznie ważniejsze jest przedstawienie dowodów (np. wtórnej zdolności odróżniającej), albo szerszego kontekstu biznesowego.
- Obronę znaku podejmować już na wstępnym etapie – zaraz po pojawieniu się pisma informującego o przeszkodach. Na etapie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie da się przedstawić nowych dowodów.
- Badania opinii publicznej to jedno z najważniejszych narzędzi w walce o rejestrację znaku towarowego.
- Jeśli brakuje czasu na zebranie dowodów – warto zawiesić postępowanie. Pośpiech nie jest tu naszym sojusznikiem.
[1] Art. 1291 ust. 1 pkt 3 pwp
[2] Wyrok Trybunału Sprawiedlliwości z 4 maja 1999 r. w połączonych sprawach C-108/97 i C- 109/97
